Titulaire de SEP GPRS v distributeurs d’un groupe de terminaux (OLG Düsseldorf, I-15 U 66/15, 2017)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Le tribunal régional supérieur de Düsseldorf lit le programme Huawei v ZTE de manière séquentielle : le contrefacteur ne doit une contre-offre qu’après une offre FRAND du titulaire (Rn. 244 et 245). Il juge discriminatoires les offres du titulaire, jusqu’à dix fois plus chères pour le passé et environ cinq fois pour l’avenir que celles d’un autre licencié (Rn. 266 et 316 à 318). L’exception tirée de l’art. 102 TFUE fait donc échec, en l’état, à la destruction et au rappel, même après l’expiration du brevet (Rn. 324 à 328) ; la reddition de comptes et la réparation subsistent, la seconde plafonnée à une redevance FRAND (Rn. 330 et 350).

Faits et procédure

La demanderesse, inscrite comme titulaire de la partie allemande d’un brevet européen portant sur une station mobile, l’avait acquis de la déposante ; le brevet est resté en vigueur jusqu’au 25 septembre 2016 (Rn. 4). Elle s’est engagée auprès de l’ETSI, le 10 avril 2013, à le concéder à des conditions FRAND (Rn. 17) et propose une licence de portefeuille « Wireless » de 47 familles de brevets (Rn. 18). Les défenderesses sont les sociétés de distribution allemande et européenne d’un groupe de terminaux désigné par un pseudonyme (Rn. 14). Après des courriers aux sociétés mères en 2012 et 2013, offres et contre-offres se sont succédé de 2014 à 2017 (Rn. 19 à 23). Le LG Düsseldorf a fait droit à toutes les demandes le 3 novembre 2015 (4a O 93/14) (Rn. 27) ; en appel, la demande en cessation a été déclarée sans objet après l’expiration du brevet (Rn. 47).

Le droit applicable

Le Sénat retient l’utilisation du brevet, essentiel à la norme GPRS à partir de la Release 4 (Rn. 95), et écarte l’épuisement (Rn. 165 à 173). Il applique les étapes de l’arrêt Huawei v ZTE (Rn. 191 à 200), y compris aux affaires introduites avant cet arrêt, sans régime transitoire inspiré de la jurisprudence Orange-Book-Standard (Rn. 202 et 203).

Question posée

Le titulaire d’un SEP qui n’a pas présenté d’offre FRAND peut-il obtenir la destruction et le rappel des produits, et quelles exigences pèsent successivement sur les parties ?

Solution

La position dominante résulte, non de la seule essentialité, mais de ce que la fonction brevetée conditionne l’accès au marché des terminaux GPRS (Rn. 182 et 185 à 188). L’avertissement adressé à la société mère suffit (Rn. 211 à 213). La volonté de prendre licence peut être exprimée de façon informelle (Rn. 223) ; tardive mais antérieure à l’action, elle oblige encore le titulaire à présenter une offre FRAND (Rn. 229 à 233), et seul un refus sérieux et définitif la remet en cause (Rn. 240).

Les étapes s’apprécient dans l’ordre : sans offre FRAND préalable, aucune contre-offre n’est due (Rn. 244 et 245). L’offre doit en principe précéder l’action, préciser la redevance et ses paramètres et expliquer pourquoi elle est FRAND, notamment au regard des licences existantes (Rn. 247 et 248) ; le juge statue au fond, sans se borner à un contrôle d’évidence (Rn. 249). Les offres litigieuses sont discriminatoires au regard du contrat conclu avec un concurrent direct, ni la qualité de client de référence, ni la répartition des risques, ni la situation procédurale ne justifiant l’écart (Rn. 251 à 318).

L’exception est une fin de non-recevoir temporaire : destruction et rappel sont rejetés comme actuellement mal fondés (Rn. 322 et 324), même après l’expiration du brevet (Rn. 326 à 328). Reddition de comptes et réparation restent dues dans leur principe (Rn. 330), la réparation étant limitée à une redevance FRAND tant que le demandeur de licence respecte ses obligations, sans communication des coûts et bénéfices (Rn. 350 et 362 à 370). Le Sénat refuse de saisir la CJUE (Rn. 379) et admet le pourvoi (Rn. 387).

Points clés pour la pratique

• La contre-offre ne devient obligatoire qu’après une offre FRAND du titulaire, appréciée au fond par le juge (Rn. 244, 245 et 249).
• Le titulaire supporte une charge d’allégation secondaire sur ses licences existantes et doit prouver la justification d’un traitement différencié (Rn. 258).
• Des remises massives consenties à un concurrent direct caractérisent la discrimination, sauf justification par des critères objectifs appliqués à tous (Rn. 273 et 316 à 318).
• Enseignement pratique : le titulaire doit documenter avant l’action une offre complète, chiffrée, expliquée et cohérente avec ses licences antérieures, faute de quoi il perd en l’état le levier du rappel et de la destruction et voit sa réparation plafonnée (Rn. 248, 324 et 350).

Textes appliqués

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

art. 102 ; art. 267

Convention sur le brevet européen

art. 64 ; art. 70

Autres textes de l’Union

art. 17 al. 2 et art. 47 de la Charte des droits fondamentaux ; art. 2 du règlement (CE) n° 1/2003

Droit national

§§ 9, 139, 140a et 140b PatG ; §§ 242, 276 et 323 BGB ; §§ 91a, 148 et 543 ZPO

Jurisprudence citée

CJUE, 16 juillet 2015, C-170/13 (Huawei Technologies v ZTE) ; BGH, BGHZ 180, 312 (Orange-Book-Standard) ; BGH, GRUR 2004, 966 (Standard-Spundfass) ; BGH, NZKart 2016, 374 (NetCologne) ; OLG Karlsruhe, Mitt. 2016, 321 (Informationsaufzeichnungsmedium) ; LG Mannheim, BeckRS 2016, 06527 ; LG Düsseldorf, BeckRS 2016, 08040

Décisions connexes

• BGH, KZR 36/17, 5 mai 2020, instance de pourvoi mentionnée dans le texte publié (Nachinstanz).
• CJUE, Huawei v ZTE, 16 juillet 2015, arrêt dont le Sénat met en œuvre les étapes.
• BGH, Orange-Book-Standard, 6 mai 2009, jurisprudence nationale antérieure, jugée inapte à fonder un régime transitoire (Rn. 203).

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (NRWE, justiz.nrw.de), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.