A Contractual Theory of FRAND

L’ouvrage de Matthieu Dhenne, « A Contractual Theory of FRAND. From Private Normativity to Legal Obligation in Technical Standardization », paraît chez Wolters Kluwer, en version reliée et en eBook.

La question posée

Le titulaire d’un brevet essentiel à une norme s’engage, auprès de l’organisme de normalisation, à accorder des licences à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND). La nature juridique de cet engagement est pourtant rarement abordée de front par les juridictions, qui l’envisagent le plus souvent sous l’angle du droit de la concurrence, dans le sillage de l’arrêt Huawei c. ZTE rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 juillet 2015.

Une lecture contractuelle

L’ouvrage propose une lecture contractuelle de l’engagement. La politique de propriété intellectuelle de l’ETSI étant soumise au droit français, l’engagement FRAND s’y analyse en une stipulation pour autrui : le titulaire du brevet s’engage envers l’organisme de normalisation au profit des utilisateurs de la norme, qui en sont les bénéficiaires. L’engagement cesse alors d’être une simple déclaration d’intention pour devenir une obligation juridique, dont la portée se mesure avec les outils du droit des contrats.

Les conséquences pratiques

Cette qualification éclaire plusieurs questions décisives dans les contentieux de brevets essentiels.

• Qui peut se prévaloir de l’engagement : l’utilisateur de la norme tient de la stipulation pour autrui un droit propre et direct contre le titulaire du brevet, alors même qu’il n’a pas été partie à l’engagement souscrit auprès de l’ETSI.
• Selon quelles règles : l’engagement s’interprète selon le droit français des contrats, ce qui donne un cadre aux notions d’offre FRAND, de négociation de bonne foi et de non-discrimination.
• Devant quel juge : l’utilisateur dispose d’une action fondée sur l’engagement lui-même, distincte de la seule défense opposée à une action en contrefaçon.
• Avec quelles sanctions : la méconnaissance de l’engagement engage la responsabilité contractuelle de son auteur et pèse sur l’appréciation des demandes d’injonction formées sur le fondement du brevet.

Pour les titulaires comme pour les utilisateurs de brevets essentiels, cette lecture modifie la préparation des négociations de licence, la conservation de la preuve du comportement de chaque partie et le choix du for, notamment entre les juridictions nationales et la Juridiction unifiée du brevet.

Pour aller plus loin

L’ouvrage est disponible sur la page de l’éditeur. La jurisprudence FRAND européenne et internationale est suivie dans le FRAND Litigation Watch de Dhenne Avocats.