Titulaire d’un SEP EVS v distributeur de téléphones mobiles (OLG München, 6 U 3824/22 Kart, 2025)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Le tribunal régional supérieur de Munich (OLG München), chambre des ententes, confirme l’injonction prononcée contre un distributeur de téléphones mobiles pour contrefaçon d’un brevet essentiel à la norme vocale EVS. Il retient une lecture finaliste des étapes de l’arrêt Huawei v ZTE et fait de la sûreté une condition préalable : faute d’une sûreté calquée sur la dernière offre du titulaire, couvrant la licence mondiale de portefeuille proposée et assortie d’un engagement d’acceptation, la défense FRAND échoue sans que l’offre soit examinée. Le pourvoi est autorisé sur ce point.

Faits et procédure

La demanderesse est titulaire du brevet européen EP 2 102 619, déclaré essentiel à la norme EVS auprès de l’ETSI par son ancienne titulaire, désignée « V. Corporation » (Rn. 2 et 3). Le Bundespatentgericht l’a partiellement annulé le 16 septembre 2022 (4 Ni 12/21 (EP)), décision devenue définitive après désistement des appels le 25 février 2025 (Rn. 5 et 6). La défenderesse a vendu en Allemagne des terminaux 3G et 4G intégrant le codec EVS et affirme avoir mis en place une solution de contournement depuis février 2022 (Rn. 7).

L’action, introduite le 11 octobre 2019 en reddition de comptes et dommages-intérêts, a été étendue à la cessation (Rn. 9). Le tribunal régional de Munich I a fait droit à l’essentiel des demandes le 25 mai 2022 (7 O 14091/19) (Rn. 11 et 12). En appel, la Commission européenne est intervenue comme amicus curiae, par écrit et à l’audience du 31 octobre 2024, après une ordonnance d’orientation du sénat du 30 octobre 2024 (Rn. 16 et 86).

Le droit applicable

Le sénat analyse la défense FRAND, fondée sur l’article 102 TFUE et l’arrêt Huawei v ZTE, comme une exception dolo agit relevant du § 242 BGB, examinée au fond et non au stade de la recevabilité (Rn. 88 à 90). L’exception de disproportion du § 139 al. 1 phrase 3 PatG est également discutée (Rn. 75 à 79).

Question posée

La défense FRAND d’un utilisateur de SEP peut-elle prospérer lorsqu’il n’a pas constitué de sûreté à hauteur de la dernière offre du titulaire, et les étapes de l’arrêt Huawei v ZTE doivent-elles être appliquées de façon strictement séquentielle ?

Solution

Non sur les deux points. Les étapes Huawei v ZTE doivent être respectées, mais elles forment un schéma de négociation dynamique et non un carcan ; chaque partie ne peut invoquer, au regard de la bonne foi, des « erreurs » formelles d’un stade antérieur lorsque la négociation s’est poursuivie (Rn. 92 à 97). Le sénat écarte expressément le schéma proposé par la Commission (Rn. 94 et 97). Une action en reddition de comptes et en dommages-intérêts peut valoir notification de la contrefaçon (Rn. 100 à 102). Si la première offre est FRAND, la défense échoue quelle que soit la réaction de l’utilisateur ; si elle ne l’est pas, la défense n’aboutit pas pour autant, l’utilisateur devant encore faire une contre-offre et constituer une sûreté (Rn. 115 à 121).

La sûreté se calcule sur la dernière offre du titulaire, non sur la contre-offre ; si cette offre porte sur une licence mondiale de portefeuille, la sûreté doit la couvrir sans être ramenée au brevet allemand (Rn. 137 à 141). Elle doit être qualifiée, l’utilisateur s’engageant à accepter l’offre si elle est jugée FRAND et si la contrefaçon est définitivement établie (Rn. 144). À défaut, la défense FRAND échoue sans examen de l’offre (Rn. 147 et 148). La garantie bancaire fournie, calée sur la propre contre-offre de la défenderesse, était insuffisante (Rn. 151 à 154). L’exception de disproportion est écartée (Rn. 77 à 79).

Points clés pour la pratique

• Un titulaire qui a fait une offre et engagé la négociation ne peut plus reprocher à l’utilisateur l’absence de déclaration préalable de volonté de licence (Rn. 112).
• La conformité de la contre-offre aux conditions FRAND n’est jamais décisive : seul compte son existence (Rn. 124 à 126).
• Une solution de contournement ne dispense pas de la sûreté tant que le risque de réitération n’est pas levé par un engagement de cessation assorti d’une pénalité (Rn. 132).
• Enseignement pratique : devant les juridictions munichoises, l’utilisateur qui entend contester l’offre doit déposer une sûreté du montant de la dernière offre et s’engager à l’accepter si elle est jugée FRAND (Rn. 149).

Portée devant la JUB

Le sénat relève que la division locale de Munich de la JUB, dans sa décision du 18 décembre 2024 (UPC_CFI_9/2023), a retenu une approche comparable de la sûreté, en laissant ouverte la question de son montant (Rn. 145 et 147).

Textes appliqués

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

art. 102

Convention sur le brevet européen

art. 64 § 3

Droit national

§ 139 al. 1 phrase 3 PatG ; §§ 242 et 362 BGB ; § 543 ZPO

Jurisprudence citée

CJUE, Huawei v ZTE (GRUR 2015, 764) ; BGH, FRAND-Einwand (GRUR 2020, 961) ; BGH, FRAND-Einwand II (GRUR 2021, 585) ; BGH, Fräsverfahren (GRUR 2013, 713) ; JUB, division locale de Munich, 18 décembre 2024, UPC_CFI_9/2023

Décisions connexes

• FRAND-Einwand III (BGH, KZR 10/25), 27 janvier 2026, arrêt rendu sur le pourvoi formé contre cette décision.
• Huawei v ZTE (CJUE, C-170/13), 16 juillet 2015, arrêt dont le sénat propose une lecture finaliste.
• Sisvel v Haier (BGH, KZR 36/17), 5 mai 2020, arrêt FRAND-Einwand cité sur la position dominante et la licence de portefeuille.
• Sisvel v Haier II (BGH, KZR 35/17), 24 novembre 2020, arrêt FRAND-Einwand II cité sur l’exception dolo agit et la contre-offre.

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (portail officiel gesetze-bayern.de), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.