L’opt-out n’est pas une inscription : titularité et choix procédural devant la JUB
Une mention d’opt-out dans le registre rassure : elle est binaire, datée, publique. Elle ne dit pourtant rien de deux choses qui décident du sort d’un dossier, à savoir si celui qui a déposé la demande pouvait disposer du droit, et si tous les titulaires y ont consenti. L’inscription est la trace d’un acte procédural. Elle n’est ni l’acte, ni la preuve que l’acte a produit l’effet voulu.
L’inscription n’est que la trace d’un acte
Pour le brevet unitaire, le registre détermine la titularité. Pour le brevet européen, le titulaire est celui qui l’est au fond, et l’inscription ne vaut que présomption susceptible de preuve contraire. La distinction n’est pas théorique : elle commande la recevabilité de l’action et la validité de l’opt-out lui-même.
L’inscription est constitutive de l’effet du choix, elle n’est pas déclarative de sa validité. Autrement dit, la date d’inscription fixe le moment où le choix devient opposable, sans purger les vices de la demande qui l’a précédée.
Deux questions distinctes
La première est substantielle : qui pouvait disposer du droit ? La réponse se trouve dans les actes de cession, les traités de fusion et les actes de transmission universelle, non dans un extrait de registre. La seconde est procédurale : à partir de quand le choix produit-il effet, et quel événement l’a éventuellement rendu impossible ?
Cette seconde question se règle au calendrier. L’article 83 de l’Accord ouvre la faculté de retrait pendant la période transitoire de sept ans, prolongeable, mais elle est fermée si une action a déjà été engagée devant la juridiction unifiée du brevet, et le retrait de l’opt-out est fermé si une action nationale a été engagée pendant la période transitoire.
Ce que la jurisprudence a tranché
Trois décisions tiennent la matière. Dans l’affaire Neo Wireless contre Toyota du 4 juin 2024, la Cour d’appel a jugé qu’un opt-out valable suppose la demande de tous les titulaires de toutes les parties nationales du brevet : un cotitulaire oublié suffit à priver le choix d’effet. Dans l’affaire AIM Sport contre Supponor du 12 novembre 2024, elle a retenu qu’une action nationale engagée pendant la période transitoire bloque le retrait, la date d’engagement s’appréciant selon le droit procédural de l’État concerné. Et dans l’affaire Silimed contre Polytech du 7 mai 2026, la division locale de Hambourg a rappelé que le greffe n’a pas le pouvoir de contrôler la validité d’un retrait : une inscription peut donc refléter une demande que personne n’avait qualité pour former.
Les correctifs disponibles depuis 2026
Le règlement de procédure organise désormais une voie administrative. La règle 5A, applicable depuis le 1er janvier 2026, permet de faire radier une inscription non autorisée, par décision du greffier, susceptible de recours devant le président de la Cour d’appel dans le mois. Trois autres règles méritent d’être connues : la règle 5.2 impose au titulaire d’un certificat complémentaire de protection distinct du titulaire du brevet de se joindre à la demande, la règle 5.9 retire automatiquement l’opt-out lorsque le brevet est délivré avec effet unitaire, et la règle 5.10 interdit de sortir une seconde fois un brevet dont l’opt-out a été retiré. Cette dernière règle est irréversible, ce qui suffit à en faire un sujet de direction et non de secrétariat.
L’audit en cinq dates
Un portefeuille se contrôle par cinq dates. La date de la demande d’opt-out, avec la preuve de la qualité de chaque titulaire au fond. La date d’inscription, qui fixe l’effet. La date d’une éventuelle action antérieure devant la JUB. La date d’une action nationale engagée pendant la période transitoire, appréciée selon le droit procédural local. Et la date, avec la nature juridique, de chaque transfert de propriété postérieur, car un jugement sur la titularité peut rétroagir.
Le levier stratégique est symétrique. Engager une action en annulation nationale gèle l’option de retrait de l’adversaire et verrouille sa route procédurale. Cette décision se prend avant l’assignation, pas après, et elle suppose que la chaîne de titres soit déjà documentée, comme nous l’avons rappelé à propos de la cession non inscrite au registre national. La coordination des deux ordres de juridiction pendant la période transitoire est traitée dans notre article sur la période transitoire.
Les décisions citées sont suivies une à une dans notre UPC Litigation Watch. Nous auditons les portefeuilles et conduisons ces contentieux, notamment comme correspondant en France pour les brevets et la JUB. Nous saisir.
Cet article constitue une adaptation actualisée d’une analyse de Matthieu Dhenne initialement publiée sur Kluwer Patent Blog le 15 septembre 2026 : An Opt-Out Is Not a Register Entry: Ownership and the Limits of Procedural Choice Before the UPC. Source officielle : Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, article 83, JO C 175 du 20 juin 2013.