Interdiction provisoire et demande de brevet : la ligne de fracture française

Une demande de brevet publiée confère une protection provisoire. Suffit-elle pour obtenir une interdiction provisoire ? Le juge des référés parisien a répondu oui en 2022, la cour d’appel de Paris non en 2023. La réponse commande la fenêtre d’action du titulaire comme celle du concurrent, et elle se joue le plus souvent au moment du lancement d’un générique.

Ce que le juge des référés avait admis

Deux ordonnances du tribunal judiciaire de Paris, du 3 juin 2022 et du 4 août 2022, ont été rendues dans le contentieux du fingolimod. Le demandeur fondait ses mesures provisoires sur une demande de brevet européen désignant la France, non encore délivrée. Le juge des référés a écarté les fins de non-recevoir : le mot titre, à l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, désigne le fondement de l’action en contrefaçon, soit la demande régulièrement publiée, soit le brevet européen lorsqu’il a été délivré.

Les deux ordonnances ont néanmoins refusé l’injonction, en relevant un moyen sérieux de nature à remettre en cause la validité apparente de la demande. Le titulaire avait donc qualité pour agir sans obtenir la mesure. Cette dissociation est passée inaperçue, alors qu’elle dit l’essentiel : le référé n’était pas fermé par principe, il était perdu sur le terrain du moyen sérieux.

Pourquoi la cour d’appel a fermé la voie

La cour d’appel de Paris a retenu la solution inverse. Par un arrêt du 22 novembre 2023, elle a déclaré irrecevables des demandes de mesures provisoires fondées sur de simples demandes de brevet. La lecture combinée des articles L. 615-3, L. 613-1 et L. 615-4 du code de la propriété intellectuelle conduit selon elle à distinguer deux situations : la loi accorde au titulaire d’une demande le droit d’agir au fond en contrefaçon, à charge pour le tribunal de surseoir à statuer jusqu’à la délivrance, mais elle ne prévoit pas le référé. L’article L. 611-2 énumère les titres de propriété industrielle protégeant les inventions, et la demande n’y figure pas. La même position avait déjà été prise, dans l’affaire du fingolimod, par un arrêt du 22 mars 2023.

Le vrai débat : le droit naît-il du dépôt ou de la délivrance ?

L’argument littéral est solide sans être décisif. L’article L. 615-3 ouvre la mesure à toute personne ayant qualité pour engager une action en contrefaçon, et le titulaire d’une demande publiée a cette qualité. Le sursis à statuer de l’article L. 615-4 ne concerne que l’instance au fond, alors que le référé ne peut pas être suspendu. Exclure la demande du champ de l’article L. 615-3 ne retarde donc pas la protection, elle la supprime pendant toute la période où le concurrent s’installe sur le marché.

Le contre-argument mérite d’être entendu : jusqu’à la délivrance, le périmètre des revendications peut encore évoluer, et ni l’opposition ni l’action en annulation ne sont ouvertes. Mais cette incertitude relève de l’appréciation du moyen sérieux, comme l’ont fait les deux ordonnances de 2022, non d’une fin de non-recevoir. L’article 67 de la Convention sur le brevet européen, qui confère à la demande publiée la protection de l’article 64, va dans le même sens, et la pratique de l’OEB n’y fait pas obstacle.

Ce que cela change pour les génériqueurs et les princeps

Pour le titulaire, la fenêtre antérieure à la délivrance ne se gagne plus par l’interdiction, elle se prépare : accélération de la procédure devant l’Office, assignation au fond avec sursis assumé, constitution de la preuve par saisie-contrefaçon et chiffrage du préjudice. La protection provisoire garde sa valeur, puisque les actes accomplis avant la délivrance restent indemnisables ensuite.

Pour le concurrent, l’irrecevabilité est un avantage de calendrier et non une immunité. Lancer avant la délivrance écarte le risque d’interdiction, pas le risque indemnitaire, ni celui d’une interdiction prononcée aussitôt après la délivrance. Les médicaments génériques sont le terrain naturel de cet arbitrage, où quelques semaines de parts de marché pèsent plus lourd que la discussion de principe.

Le contraste avec la JUB

L’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet retient une autre architecture. Son article 3, d), inclut dans son champ d’application les demandes de brevet européen pendantes, et son article 32, paragraphe 1, f), donne à la Cour compétence pour les actions en dommages-intérêts ou en indemnisation tirées de la protection provisoire conférée par une demande publiée. Le texte européen traite donc la demande publiée comme une position juridique défendable, là où la lecture française lui ferme l’accès au provisoire. Pour un portefeuille en cours de délivrance, le choix du for n’est pas neutre, et la question se pose avant le lancement du générique plutôt qu’après.

Les décisions du secteur sont suivies une à une dans Pharma Litigation Watch. Notre cabinet plaide ces contentieux devant les juridictions françaises comme devant la JUB, notamment comme correspondant en France pour les brevets et la JUB. Nous saisir.

Cet article constitue une adaptation actualisée de deux analyses de Matthieu Dhenne initialement publiées sur Kluwer Patent Blog, le 28 juin 2022 (A preliminary injunction can be based on a patent application) et le 19 décembre 2023 (FINGOLIMOD or the Hesitation Blues: can preliminary injunctions be based on a patent application under French law?). Sources officielles : tribunal judiciaire de Paris, 3 juin 2022, RG n° 22/52718 ; tribunal judiciaire de Paris, 4 août 2022, RG n° 22/54655 ; cour d’appel de Paris, 22 novembre 2023, PIBD 1218-III-1.