29 juillet 2024

Licences comparables devant la JUB : production forcée et clubs de confidentialité

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Mis à jour le 30 août 2026.

Le contentieux FRAND est un contentieux de la preuve. Le caractère « fair, reasonable and non-discriminatory » d’une offre ne se démontre guère dans l’abstrait : il se mesure, pour l’essentiel, aux licences que le titulaire a déjà consenties. D’où la place centrale des licences dites comparables, et la question qui fâche : qui doit les produire, et qui peut les lire ?

Ces accords sont aussi ce que les parties ont de plus confidentiel. Les produire, c’est exposer des taux, des assiettes et des remises négociés avec des tiers qui ne sont pas au procès. La Juridiction unifiée du brevet (JUB) a construit, dès 2024, un cadre articulant production forcée et protection du secret, que la Cour d’appel est venue préciser en 2026.

Les ordonnances rendues dans la saga Panasonic, complétées par la jurisprudence récente sur les clubs de confidentialité, dessinent une ligne claire : transparence au service de la négociation de la licence FRAND, mais refus de l’exploration indiscriminée du portefeuille d’accords de l’adversaire.

L’article 59 AJUB et la règle 190 RP : le cadre de la production forcée

Le socle textuel est double. L’article 59 de l’AJUB permet à la juridiction d’ordonner à une partie, ou à un tiers, de produire des éléments de preuve qui se trouvent sous son contrôle, sous réserve de la protection des informations confidentielles. La règle 190 des règles de procédure (RP) organise la mise en œuvre de ce pouvoir : la partie requérante doit identifier les éléments recherchés et exposer en quoi ils sont nécessaires au soutien de ses allégations.

Ce dispositif s’inscrit dans la logique de la directive 2004/48/CE sur le respect des droits de propriété intellectuelle et rejoint, pour la confidentialité, les exigences de la directive (UE) 2016/943 sur le secret des affaires. Sur le terrain FRAND, il fournit l’outil par lequel une partie peut obtenir les accords de licence existants de l’autre, dans le prolongement du cadre posé par la CJUE dans Huawei c. ZTE.

Les ordonnances Panasonic : la transparence, sans fishing expedition

Le mouvement s’est amorcé devant la division locale de Munich : par ordonnance du 24 avril 2024 dans Huawei c. Netgear, la production d’une licence comparable en matière de brevets essentiels a été ordonnée. Les affaires Panasonic, nées des douze actions engagées en juillet 2023 contre Xiaomi et Oppo sur quatre brevets déclarés essentiels aux normes WCDMA et LTE auprès de l’ETSI, ont ensuite permis à la division locale de Mannheim d’affiner la méthode.

Première décision, le 30 avril 2024, dans Panasonic c. Xiaomi (UPC_CFI_218/2023, UPC_CFI_219/2023 et UPC_CFI_223/2023) : le juge-rapporteur fait droit à la demande de Panasonic tendant à verser ses propres licences aux débats, au nom de la transparence des négociations FRAND, sous réserve de la protection des informations confidentielles des tiers concernés. La transparence est un instrument de la négociation, non une fin en soi.

Seconde décision, le 16 mai 2024, dans Panasonic c. Oppo (UPC_CFI_216/2023) : la demande du défendeur tendant à la production de l’ensemble des licences 3G et 4G de Panasonic pour appareils mobiles est rejetée, car trop vague et trop large, s’apparentant à une mesure exploratoire destinée à sonder la pratique de licence du titulaire. La ligne est tracée : la règle 190 RP n’ouvre pas droit à une fishing expedition, surtout lorsque la posture du demandeur à la mesure évoque celle d’un licencié réticent.

La règle 262A : protéger le secret sans priver la partie de son procès

La production ordonnée, reste à organiser l’accès. La règle 262A RP permet de restreindre la communication d’informations confidentielles à un cercle défini de personnes, le club de confidentialité, comprenant des représentants de la partie adverse et, en principe, au moins une personne physique de cette partie. L’enjeu est de concilier le secret des affaires, protégé par l’article 58 de l’AJUB, avec le droit à un procès équitable.

Pour les licences comparables, ce mécanisme est la contrepartie systématique de la production : taux, assiettes et clauses sensibles ne circulent qu’à l’intérieur du club, sous engagements de confidentialité assortis de sanctions. C’est ce que préfiguraient déjà les ordonnances Panasonic, qui subordonnaient la transparence à la protection des tiers, dont l’accord de principe est souvent recherché en amont.

2025-2026 : la Cour d’appel encadre les clubs de confidentialité

La jurisprudence s’est considérablement étoffée depuis, jusqu’à trois ordonnances de la Cour d’appel du 26 janvier 2026. Dans Sun Patent Trust c. Vivo (UPC_CoA_755/2025, 757/2025, 791/2025 et 793/2025), rendue précisément à propos de licences comparables produites au soutien d’une argumentation FRAND, la Cour juge que le régime « external eyes only », qui exclut tout employé de la partie adverse, doit rester exceptionnel : l’accès d’au moins un représentant de la partie prévaut en principe, le cercle demeurant limité à ce qui est nécessaire.

La Cour d’appel y ajoute un correctif d’équilibre : le « licensing bar », par lequel l’employé admis au club se voit interdire, pendant une durée déterminée, de participer à des négociations de licences avec des tiers. Deux ans dans Sun Patent Trust c. Vivo, cinq ans dans Ericsson c. Asus (UPC_CoA_632/2025) : la personne qui a lu les comparables de l’adversaire ne peut s’en servir à la table des négociations. Une troisième ordonnance du même jour, Merz c. Viatris (UPC_CoA_917/2025), rappelle enfin que la règle 262 RP (confidentialité à l’égard du public) et la règle 262A RP (à l’égard de la partie adverse) ne se confondent pas.

L’ensemble de ces ordonnances est accessible au registre des décisions de la JUB. Il en ressort un régime désormais prévisible : production ciblée, club de confidentialité restreint mais incluant la partie elle-même, et neutralisation temporaire des personnes exposées aux données sensibles.

Portée pour la négociation FRAND

Pour le titulaire, les comparables sont à double tranchant. Ils étayent le caractère FRAND de l’offre, et la première décision au fond de la JUB a d’ailleurs jugé qu’au stade de l’offre initiale, le titulaire n’a pas à produire ses accords de tiers, comme nous l’avons analysé à propos de la première décision FRAND de la JUB dans Panasonic c. Oppo. Mais une fois le contentieux engagé, leur production peut être sollicitée ou imposée : le régime de confidentialité doit être préparé en amont, accords de tiers compris.

Pour l’implémenteur, la voie est étroite mais réelle : une demande de production précise, circonscrite et rattachée à une argumentation construite sur le taux, par exemple sur le risque d’empilement de redevances, a toutes ses chances ; une demande balayant l’ensemble de la pratique de licence de l’adversaire échouera, et trahira au surplus une posture de licencié réticent. La qualité de la demande de preuve est devenue un élément de la démonstration de bonne foi.

Ces ordonnances rappellent enfin que la preuve devant la JUB s’administre de manière offensive : production forcée, mais aussi mesures de préservation des preuves, et, en toile de fond, la protection des procédures elles-mêmes par les anti-anti-suit injunctions. La saga Panasonic, close par les accords mondiaux de janvier 2025, l’a démontré : la maîtrise du terrain probatoire précipite la transaction.

Points clés

L’article 59 AJUB et la règle 190 RP permettent d’obtenir la production de licences comparables, élément central de la démonstration FRAND devant la JUB.
Panasonic c. Xiaomi (Mannheim, 30 avril 2024) : le titulaire peut être autorisé à verser ses propres licences aux débats, sous réserve de la protection des informations confidentielles des tiers.
Panasonic c. Oppo (Mannheim, 16 mai 2024, UPC_CFI_216/2023) : rejet des demandes vagues et générales, assimilées à une exploration de la pratique de licence de l’adversaire.
La règle 262A RP organise les clubs de confidentialité ; la Cour d’appel (26 janvier 2026, Sun Patent Trust c. Vivo et Ericsson c. Asus) impose l’accès d’au moins un représentant de la partie et cantonne le régime « external eyes only » à l’exception.
Le « licensing bar » (deux à cinq ans selon les ordonnances) neutralise, dans les négociations avec les tiers, les personnes ayant eu accès aux comparables.
La précision de la demande de production est devenue un marqueur de la bonne foi du demandeur dans le programme de négociation FRAND.

Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’une licence comparable dans un litige FRAND ?

Il s’agit d’un accord de licence déjà conclu par le titulaire (ou par le défendeur) portant sur des brevets ou des portefeuilles similaires, utilisé comme référence pour apprécier le caractère FRAND des taux et conditions proposés.

Peut-on obtenir de la JUB la production des licences de l’adversaire ?

Oui, sur le fondement de l’article 59 AJUB et de la règle 190 RP, à condition d’identifier précisément les accords recherchés et de démontrer leur nécessité au soutien d’allégations articulées ; les demandes générales et exploratoires sont rejetées.

Comment la confidentialité des licences produites est-elle protégée ?

Par un club de confidentialité constitué au titre de la règle 262A RP : accès limité à un cercle défini, incluant en principe au moins un représentant de la partie adverse, avec engagements de confidentialité et, le cas échéant, interdiction temporaire de participer à des négociations de licences (« licensing bar »).

Le titulaire doit-il produire ses licences comparables dès l’offre initiale ?

Non : dans sa première décision FRAND (Panasonic c. Oppo, 22 novembre 2024), la JUB a jugé que le titulaire n’était pas tenu, au stade de l’offre, de communiquer ses accords avec des tiers, dont la confidentialité mérite protection ; la question de la production se joue ensuite, dans le cadre procédural décrit ci-dessus.

Le cabinet intervient dans les contentieux de brevets essentiels et de licences FRAND devant la JUB et les juridictions françaises, y compris pour l’obtention ou la contestation d’ordonnances de production et la négociation des régimes de confidentialité. Nous en parler.

Cet article constitue une adaptation originale et substantiellement mise à jour d’une analyse de Matthieu Dhenne initialement publiée sur Kluwer Patent Blog le 29 juillet 2024 : Panasonic cases: Clarification on the production of comparable licenses before UPC (orders to produce evidence).

Première décision

La première décision a été rendue dans l’affaire opposant Panasonic à Xiaomi. Dans cette affaire, le Président de la Cour rappelle l’importance de la transparence dans les litiges FRAND et donc la nécessité de produire les licences SEP existantes qui ont été conclues par le demandeur avec des tiers (UPC_CFI_218/2023, UPC_CFI_219/2023, UPC_CFI_223/2023). En l’espèce, la demande émanait de Panasonic, qui souhaitait être autorisée à divulguer les licences signées avec des tiers. La Cour a accepté cette demande à condition que certaines informations confidentielles de tiers soient protégées.

Seconde décision

Dans la seconde affaire, Panasonic c. Oppo, le président du tribunal a refusé d’autoriser la production de licences comparables (UPC_CFI_216/2023). Dans cette affaire, c’est le défendeur, et non Panasonic, qui demandait la production de licences conclues ou à conclure par le demandeur concernant la 3G et la 4G pour les appareils mobiles. La demande a été rejetée comme étant trop vague et trop large, et s’apparentant donc à une mesure d’expédient. Le tribunal a noté que la demande d’Oppo semblait effectivement dénoter une volonté d’approfondir la pratique du titulaire du brevet en matière de licences, tout en soulignant que l’injonction de produire des preuves ne serait probablement pas accordée si le défendeur était considéré comme un licencié réticent dès le départ.

La JUB et les licences FRAND

D’une manière générale, on peut noter que la Cour affirme ici sa volonté de participer aux débats sur les licences FRAND. Mais dans la décision du 30 avril en particulier, la Cour analyse la nécessité d’une injonction de produire des documents à la lumière de l’idée qu’une SEP est soumise au droit de la concurrence de l’UE, en particulier aux articles 101 et 102 du TFUE, tel que développé dans la jurisprudence de la CJUE dans l’affaire Huawei c. ZTE. Pour rappel, dans cette affaire, la Cour de justice a établi un cadre procédural pour équilibrer les intérêts et les obligations des détenteurs de droits de propriété intellectuelle et des exécutants dans les négociations FRAND. Ce rappel de la JUB est important car il rappelle que la jurisprudence de la Cour de justice doit être appliquée par l’UPC, de sorte que la Cour de justice continue à imposer le cadre pour les litiges FRAND. Ce n’est pas une surprise, notamment en raison de l’article 20 de l’UPCA et de l’article 326 du TFUE sur la coopération renforcée, mais c’est un rappel qui plante le décor dès le départ : Les titulaires de SEP devront continuer à respecter les principes établis par la jurisprudence de la CJUE avant de tenter de faire valoir leurs droits devant la JUB.

Mais paradoxalement, tout en acceptant logiquement la tutelle de la CJUE, la Cour semble aussi le faire pour mieux se positionner dans les débats SEP/FRAND. Alors que la Commission européenne s’est saisie de la question des licences FRAND, en vue d’une harmonisation, l’UPC affirme que certaines nécessités pratiques, telles que la transparence dans les négociations de licences FRAND, peuvent déjà être traitées par l’UPC elle-même. Peut-être que si l’élaboration d’un litige SEP/FRAND permettait d’harmoniser les positions européennes en la matière, la Commission abandonnerait son projet tant débattu ? La JUB devrait encore répondre à plusieurs questions, que j’aborderai (en partie) dans mon prochain article.

Auteur : Dhenne Avocats.