発明を秘密にしたまま特許を取得できるか

技術革新を生み出した企業は、遅かれ早かれ同じ選択を迫られます。特許を出願するか、それとも発明を秘密として保持するかという選択です。この問いは、しばしばより欲張った形をとります。発明を秘密にしたまま特許を取得することはできるのか、という問いです。原則としての答えは否です。特許は開示と引き換えに得られるものだからです。もっとも、この答えには留保が必要です。それは手続のスケジュール、発明を早すぎる時期に開示してしまうリスク、そして別々の要素について特許と秘密を組み合わせる可能性にかかわります。

開示と引き換えの独占権としての特許

特許の原則

特許は、フランスにおけるフランス産業財産庁（INPI）のような国内官庁、または欧州特許庁（EPO）のような広域官庁によって付与される産業財産権です。特許は、その権利者に、出願日から最長20年間の独占的な実施権を付与します。発明は新規性を有すること、すなわち出願前に公衆に利用可能となっていないことが必要です。また、当業者にとって先行技術から自明に導かれるものではないという意味で進歩性を有し、かつ産業上の利用可能性を有していなければなりません。

すべてを明らかにすることを前提とする出願

特許出願は、発明の明細書、保護範囲を画定する請求項、要約、および必要に応じて図面から構成されます。明細書は、当業者が発明を実施できる程度に明確かつ十分に発明を記載していなければなりません。出願は、原則として出願日または優先日から18か月後に公開され、その時点で発明は誰もが知りうるものとなります。この公開こそが、特許によって与えられる独占権の対価です。

発明を秘密にしたまま特許を取得すること、原則としての不可能性

したがって、発明を永続的に秘密にしたまま特許を取得することはできません。秘密が保たれるのは公開前の期間に限られます。公開のための技術的準備が完了する前に出願を取り下げた出願人は、その内容が公開されることを避けることができますが、その場合には保護を放棄することになります。

これに対し、二つの保護は、別々の対象について組み合わせることができます。企業は、製品について特許を取得しつつ、請求項に係る発明の実施に必要でない製造ノウハウを秘密として保持することができます。この切り分けには厳密さが求められます。不可欠な情報を伏せた明細書は、開示の不十分を理由とする無効訴訟、または欧州特許庁（EPO）での異議申立てによる取消しに特許をさらすことになるからです。

発明を早すぎる時期に開示すること、新規性に対するリスク

絶対的新規性

フランス法においても欧州法においても、新規性は絶対的に判断されます。出願前のあらゆる開示は、発明者自身によるものであっても、出願に対抗されうるのです。学術論文の公表、見本市でのデモンストレーション、守秘義務を負わない相手へのプレゼンテーション、あるいはソーシャルネットワーク上の投稿であっても、新規性を失わせ、それとともに特許取得の見込みをすべて失わせるのに十分でありえます。

二つの狭い例外

欧州特許条約（欧州特許条約第55条）およびフランス知的財産法典（フランス知的財産法典L.611-13条）は、開示が出願前6か月以内に行われたことを条件として、二つの場合のみを不問とします。第一は、発明者または出願人に対する明らかな濫用に起因する開示であり、たとえば守秘義務の違反や情報の不正取得がこれにあたります。第二は、公式の、または公式に認められた国際博覧会における発明の展示であり、これは出願時に申告し、証明書によって立証しなければなりません。

これらの例外は厳格に解釈され、正確な立証を前提とします。出願前に発明について発信することを何ら許容するものではありません。実務上の原則は単純なままです。出願が完了するまでは、法的な枠組みなしにいかなる開示も行ってはなりません。

とるべき対応

投資家、産業上のパートナー、あるいは外部委託先と発明について話をする前に、秘密保持契約（NDA）に署名してもらってください。そのうえで、あらゆる公表に先立って出願を行ってください。出願を済ませた後は、開示によって出願済みの内容の新規性が失われることはもはやありません。先行技術は出願日または優先日を基準に判断されるからです。もっとも、その後の改良については引き続き注意が必要です。改良はこの日付の恩恵を受けず、ご自身の発信によって損なわれるおそれがあるからです。

特許に代わる選択肢としての秘密

戦略的な選択

秘密による保護は、開示しないことに基づきます。出願も手数料も必要とせず、情報が秘密に保たれている限り存続しえます。もっとも、フランス商法典に定められた営業秘密の制度が保護するのは、秘密であることから商業的価値を引き出し、かつ合理的な保護措置の対象となっている情報に限られます。したがって秘密にはコストがあり、それは秘密を守るための体制のコストです。

秘密は、完成品からは明らかにならない製造方法、社内の手法、一部のアルゴリズムや設定パラメータ、商業的な寿命の短いイノベーション、そして特許のコストが独占権から期待される価値を上回る場合に適しています。

秘密の限界

秘密はいかなる独占権も付与しません。独自の研究によって、あるいは適法に保有する製品の観察や分析によって同じ結果に到達した競合他社は、反対の契約上の約束がない限り、原則として何らの過失も犯していません。その競合他社がその発明について特許を取得することさえありえます。その場合、秘密の保有者がフランスで主張できるのは先使用による個人的保有（possession personnelle antérieure）のみであり、これによって自らの実施を継続することはできても、他者の実施を禁止することはできません。さらに秘密は脆弱であり、漏洩や不注意ひとつで決定的に失われます。最後に、秘密は投資家やパートナーに示すことのできる権利証書を何ら提供しません。

訴訟においては、原告は秘密の存在、それを保護するために講じた措置、およびそれに対してなされた侵害を立証しなければなりません。したがって保護は、守秘条項、社内規程、アクセスの追跡可能性、情報セキュリティといった真剣な体制に依拠することになります。

まず特許、発信はその後に

特許制度は独占権と公開を交換するものであるため、発明が特許化されると同時に永続的に秘密であることはできません。もっとも、この両立不可能性は、すべてを開示することを強いるものではありません。出願前においては、秘匿こそが特許性の条件となります。出願後においては、何を特許とし何を秘密にとどめるかの切り分けは戦略の問題であり、それは発明の性質、その寿命、および企業が秘密を保証する能力によって決まります。