Demande reconventionnelle en annulation

無効の反訴とは、特許侵害訴訟の被告が、同一の手続において、自己に対して主張されている特許の無効を求める反撃手段です。フランスでは、知的財産法典L. 613-25条の無効事由に基づいてパリ司法裁判所に提起され、消滅時効に服しません。統一特許裁判所では、被告が答弁書において特許の無効を主張する場合には、無効の反訴を答弁書に必ず含めなければならず、その手続上の扱いは、係属する部が併合審理と分離審理（バイファケーション）のいずれを選ぶかによって決まります。

この概念が重要である理由

侵害訴訟に対する最良の防御は、多くの場合、特許そのものへの攻撃です。無効とされた特許は初めから存在しなかったものとされ、侵害もそれとともに消滅します。無効の反訴は、侵害訴訟を有効性をめぐる訴訟へと転換し、争点を先行技術と進歩性へ移し、各当事者の計算を変えます。特許権者は、すべての者との関係で特許を失うリスクを見積もることになり、被告は交渉上のてこを得るとともに、勝訴すれば市場全体に利益をもたらす勝利を手にします。

パリ司法裁判所における制度

反訴は、手続の途中で被告の準備書面において提起され、十分な関連性によって本訴と結びつきますが、主張された特許の無効については常にこの関連性が認められます。無効事由はL. 613-25条に定めるもの、すなわち特許性の欠如、記載不備、出願時の内容を超える主題の拡張、および訂正後の保護範囲の拡張です。無効訴訟は、2019年5月22日の法律以降、消滅時効に服しません。無効は全部または影響を受ける請求項に限った一部無効とすることができ、確定した無効判決は第三者異議の留保のもとで対世効を有し、国内特許登録簿に記載されます。

特許権者には対抗手段があります。国立工業所有権庁（INPI）に特許の訂正（limitation）を請求することで、主張された先行技術を回避するよう請求項を減縮でき、これは訴訟係属中でも可能です。この場合、裁判所は訂正後の特許について判断します。欧州特許庁での異議申立てや他の裁判所での無効訴訟が係属しているときは、裁判所は審理を停止することができますが、その義務はありません。

統一特許裁判所における制度

統一特許裁判所では、特許が無効であると主張する被告は、手続規則第25条により、訴状送達から3か月以内に提出する答弁書に無効の反訴を含めなければなりません。反訴には、欧州特許条約第138条および第139条に定める無効理由を特定し、証拠を添付し、手数料を納付します。原告は2か月以内に答弁し、同じ期間内に特許の訂正を申し立てることができます。

係属する地方部または地域部は、協定第33条(3)に基づき、次の三つの道から選択します。侵害と無効の双方について自ら判断すること（これが主流の運用です）、反訴を中央部に移送し、その裁量により侵害訴訟を続行または停止すること（いわゆる分離審理）、または当事者の同意を得て事件全体を中央部に移送することです。無効に関する裁判所の判断は、従来型の欧州特許については特許が効力を有するすべての締約加盟国において、単一効特許については単一効の領域全体において効力を生じます。欧州特許庁で並行して異議申立てが係属し、迅速な決定が見込まれる場合には、手続の停止が正当化されることがあります。

関連概念との区別

無効の反訴は、利害関係を有する者が独立に提起する無効の本訴とは区別されます。本訴は、フランスではパリ司法裁判所に、統一特許裁判所では中央部に提起されます。また、無効を理由とする抗弁とも区別されます。フランス法にはそのような抗弁は独立には存在せず、特許を排除しようとする被告はその無効を請求しなければなりません。さらに、欧州特許庁における異議申立てとも区別されます。これは特許付与から9か月以内に限られる行政手続であり、並行して進めることができます。

要点

被告にとって、無効の反訴は、訴状の受領直後から先行技術調査と特許性の分析を行うことを求めます。統一特許裁判所での期間は短く、当初の主張の質が訴訟全体を左右するからです。特許権者にとっては、提訴前に特許の強さを見極め、予備的な訂正を準備し、十分な見通しをもって法廷地を選ぶことが不可欠です。統一特許裁判所での無効は18か国の特許を失わせますが、パリでの無効はフランス部分にしか及びません。侵害訴訟の勝敗は、多くの場合、有効性で決まります。

出典

• 知的財産法典L. 613-25条（無効事由）
• 知的財産法典L. 615-8-1条（無効訴訟の不消滅）
• 統一特許裁判所協定第33条・第65条、手続規則第25条・第29条・第30条・第37条（UPC公式テキスト）
• 欧州特許条約第138条（無効理由）

関連用語

無効訴訟 · 特許侵害訴訟 · 特許の訂正 · UPCの地方部と中央部 · 進歩性 · 特許無効訴訟 · 特許侵害の主張に対する防御

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本用語解説は一般的な説明であり、法的助言に代わるものではありません。

Dhenne Avocatsは、パリ司法裁判所、パリ控訴院および統一特許裁判所において特許訴訟を担当しています。実際の案件でこの問題が生じた場合、適切に対応すべき時期は、ほとんどの場合、訴えの提起よりも前にあります。

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