知的財産デューデリジェンス

知的財産に関するデューデリジェンスとは、買収、資金調達、出資、ライセンスまたは融資の前に、企業の権利、権原、契約およびリスクを監査し、その無形資産の価値と堅牢性を評価する作業をいいます。これを定める特別の法令はなく、フランス民法典1112-1条の契約前情報提供義務および買主の注意義務に根拠を持ちます。デューデリジェンスは、契約における表明および保証の起草を左右します。

資産の棚卸し

監査は、まず特許、商標、意匠、ドメイン名といった登録された権利、ならびにソフトウェアおよび創作物に関する著作権、ノウハウ、営業秘密といった未登録の権利の目録を作成することから始まります。各権利について、登録簿上の帰属、年金または更新料の納付、保護対象の領域、進行中の優先期間、係属中の異議申立て、無効または取消手続、ならびにライセンスや質権設定の登録を確認します。特許ポートフォリオの分析においては、請求項と実際に実施されている製品との対応関係にも注意を払います。事業と関連のない権利の価値は限定的だからです。

権利の帰属の連鎖

最も頻繁に欠陥が見つかるのは、権利の帰属の連鎖です。監査は、発明者および創作者の雇用契約、従業員および外部委託先からの著作権譲渡、大学との研究契約、ならびに開発契約を検討し、権利が確実に会社の財産に帰属していること、および従業者発明者に支払われるべき報酬が支払われていることを確認します。製品に組み込まれたオープンソースソフトウェアの構成要素を洗い出し、そのライセンスがビジネスモデルと両立するかを検討します。最後に、受け入れライセンスおよび供与ライセンスにおける支配権変更条項、譲渡禁止条項または解除条項を特定します。これらの条項は、予定された取引そのものを理由として、不可欠な権利を失わせることがあるからです。

紛争リスク

監査は、進行中または脅威となっている紛争、受領した警告書、異議申立ておよび無効訴訟の現状を整理し、第三者の権利に照らして製品の実施の自由を評価します。また、営業秘密が合理的な措置によって保護されていることを確認します。これは法的保護の要件だからです。これらの所見は、価格、停止条件、債務保証、および取引の実行前に売主に課される是正措置の約束に反映されます。

要点

知的財産監査は、資産が存在し、会社に帰属し、有効に維持され、妨げなく実施できることを確認するものです。従業員および外部委託先の創作物に関する権利の帰属の連鎖は、最も頻繁に欠陥が見つかる点です。価格と保証を定める前に、最新の登録簿、署名済みの譲渡契約、および支配権変更条項を含むライセンスの一覧を要求することが求められます。