仮特許出願の利点とリスク

「仮特許出願」が話題になる理由

フランスでは、2020年7月1日以降、INPIに「仮特許出願」（demande provisoire de brevet、DP）を行うことが可能です。この制度は、簡素な技術的説明のみで迅速に公式の日付を確保することを可能にします。当初は請求項も要約も不要であり、その後12か月以内に、出願を「適合化」（mise en conformité、すなわち通常の出願への変更）するか、実用証明（certificat d’utilité）に変更するかを決定します。この期間内に手続をとらない場合、DPは取り下げられたものとみなされ、公開されません。ただし、適合化の際に技術情報を追加することは一切認められない点に注意が必要です。

米国では、35 U.S.C. §111(b)により導入された「provisional patent application」（PPA、仮出願）が同様の仕組みで機能しています。実体審査はなく、請求項も要求されず、PPAの日付の利益を主張する非仮出願を12か月以内に行えばよいとされています（一定の場合には、「unintentional delay」（意図しない遅延）の請願により14か月まで回復が可能です）。PPAは意匠（designs）には適用されず、「Patent Pending」の表示の使用を認めるものです。請願によりPPAを非仮出願に変換することも可能ですが、特許の存続期間が短くなります。これに対し、PPAの利益を主張する非仮出願を行う場合には存続期間は短縮されず、非仮出願の出願日から20年のままです（35 U.S.C. §154）。

仮出願の真の利点

• 迅速かつ低コストで日付を確保できること。これにより先行技術の状態を確定させ、パートナーや投資家との協議において「特許出願済み」（FR）または「Patent Pending」（US）と表示することができます。フランスでは、戦略が変化した場合、DPを実用証明（存続期間10年の権利）に変更することができます。とりわけ、パリ条約が定める12か月の優先権の効果により、当初の日付を維持したまま外国へ出願を拡張することができます。

• 戦略を練り上げるための1年間を得られること（請求項、概念実証、実施の自由（FTO））。調査及び審査（FR）または手続の遂行（US）の費用を負担する前にこれを検討することができ、断念した場合には公開されないままとなります（FR）。

痛手となる盲点（と実例）

• サポート不足＝優先権の喪失。仮出願の説明が、後に請求する内容を忠実に「支えて」いない場合、仮出願の日付の利益を失うおそれがあります。米国の判例はこれを如実に示しています。New Railhead v. Vermeerでは、請求された細部が記載されていなかったため、PPAに基づく優先権主張が認められず、その結果、1年超前の販売によって特許が無効とされました。Dynamic Drinkware v. National Graphicsにおいて、裁判所は、PPAが先行技術として効力を有するか否かは、後の特許の請求項について§112に適合する記載によるサポートがあるかどうかにかかることを確認しました。

• 「同一の発明」について一層厳格な欧州。欧州特許庁（EPO）では、請求された主題が優先権書類から「直接かつ一義的に」導き出せる場合にのみ優先権が認められます（G 2/98）。したがって、簡略な仮出願では、十分な根拠なく範囲を拡大し、具体化し、または言い換えた場合、欧州において優先権を失うおそれがあります。「部分優先」（G 1/15）の実務により一部の状況は改善されたものの、開示（disclosure）に関する要求は依然として高い水準にあります。

• 強力ではあるものの、万能の盾ではありません。出願前の公開は、国際的な展開にとって依然として危険です。米国は発明者による開示について12か月のグレースピリオドを認めていますが、欧州は限られた場合（明白な濫用、公式の博覧会）に6か月のセーフティネットを認めるにとどまります。真のグレースピリオドを持たない国を視野に入れている場合、公の場での発表を仮出願で「取り戻す」ことを当てにしてはなりません。

• 「最初の出願」の罠。DP・PPAは12か月の優先期間（パリ条約）を開始させます。「ゼロからやり直す」ために1年後に新たな仮出願を行うことは、厳格な条件の下でのみ可能です。すなわち、後の出願を行う前に、最初の出願が取り下げられ、放棄され、または拒絶されており、公開されておらず、かつ「いかなる権利も存続させない」状態になっていなければなりません。そうでない場合、2番目の出願は「最初の出願」として機能せず、外国における権利を失うおそれがあります。欧州及び英国の特許庁は、パリ条約第4条C(4)のこの要件を重視しています。

リスクを抑えるための実務上のポイント

• 仮出願の説明を「本出願と同様に」作成すること。すなわち、実施形態、変形例、実施例、パラメータ、代替手段、限界、有用な図面を盛り込むことです。米国でも欧州でも、仮出願の価値は開示の十分性と将来の請求項のサポートにかかっています。適合化の際（INPI：技術情報の追加は一切認められません）または非仮出願の際（US）に補うことのできない欠落は避けてください。

• 優先権と日程を整理すること。外国への拡張（パリ条約・PCT）のための12か月の期限を当初から設定し、必要に応じて、パリ条約第4条C(4)の条件を遵守したうえで優先権の「再生」を図ります。基礎となる新たな出願を行う前に、「いかなる権利も存続させない」取下げを正式に行っておいてください。

• 戦略外の開示を行わないこと。PPA・DPを行った後であっても、欧州を視野に入れている場合には不要な公開を避けてください。6か月の例外（濫用・博覧会）は狭いものです。

• 米国については、一般に、PPAの利益を主張する非仮出願を行うことをお勧めします（PPAを変換するのではなく）。これにより20年の存続期間を維持できます。失念した場合でも、請願と手数料の納付により14か月までの回復期間があることをお忘れなく。

国際戦略において仮出願は実際に何の役に立つのでしょうか？

この制度は優れた「オプションの手段」です。日付を確定させ、12か月の世界的な優先期間を開くものであり（パリ条約）、機微な協議の間にイノベーションの価値を示すことを可能にし、特許、実用証明（FR）、または適切な断念のいずれを選ぶかを検討する時間を与えてくれます。しかし、その力は、当初の開示の質と12か月間の手続上の規律にかかっています。作成が不十分であれば、仮出願は無益どころか有害となり得ます。米国の判例で権利者が経験したように、安全であるという錯覚を生み、優先権を失わせることがあるからです。また、日程の調整を誤れば、パリ条約第4条C(4)の要件を満たさないために、欧州への拡張戦略が頓挫するおそれもあります。

判断のための要点

仮特許出願は、本格的な技術書類として（完全で、将来の請求項を見据えたものとして）扱われ、厳格な国際的日程に沿って管理される場合には有力な手段となります。反対に、マーケティング用の「張り紙」や単なる順番待ちの整理券に矮小化されると、リスクとなります。欧州を視野に入れている場合には、明細書について一層の厳格さを求め、出願前の開示を限定し、優先権及び「最初の出願」に関する規則に先回りして対応してください。こうした枠組みの中であれば、DPとPPAは、権利を失うことなく時間を稼ぐための強力な手段であり続けます。