Opt-out

L’opt-out est la déclaration par laquelle le titulaire d’un brevet européen classique soustrait ce titre à la compétence de la juridiction unifiée du brevet. Il est prévu par l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, pendant une période transitoire de sept ans à compter du 1er juin 2023, susceptible d’être prolongée de sept années supplémentaires. Le brevet unitaire ne peut pas faire l’objet d’un opt-out.

Les effets de l’opt-out

D’abord, un brevet ayant fait l’objet d’un opt-out ne peut être attaqué en nullité ni invoqué en contrefaçon devant la JUB. Seules les juridictions nationales, comme le tribunal judiciaire de Paris, restent compétentes pour la partie française du titre. Ensuite, l’opt-out vaut pour la durée de vie du brevet, y compris après la fin de la période transitoire, tant qu’il n’est pas retiré. Enfin, il s’étend aux certificats complémentaires de protection délivrés sur la base du brevet concerné.

Le retrait de l’opt-out

Le titulaire peut retirer sa déclaration à tout moment, ce qui rétablit la compétence de la JUB. Toutefois, le retrait est impossible si une action a déjà été engagée devant une juridiction nationale relativement à ce brevet. De même, un nouvel opt-out n’est plus possible après un retrait. Par conséquent, la décision doit être prise au regard des risques d’attaque en nullité centralisée et des avantages d’une action en contrefaçon couvrant plusieurs États en une seule procédure. Les modalités pratiques sont décrites sur le site de la juridiction unifiée du brevet.

L’essentiel

En pratique, l’opt-out est un instrument de gestion du risque contentieux. Il protège les brevets les plus précieux contre une révocation à effet multi-territorial, au prix d’un renoncement aux avantages de la JUB. Une revue régulière du portefeuille permet d’ajuster ce choix. Le cabinet accompagne ses clients dans cette analyse et dans les procédures devant la JUB, présentées sur la page juridiction unifiée du brevet.

Pour aller plus loin

Travaux de Matthieu Dhenne sur cette notion : An Opt-Out Is Not a Register Entry: Ownership and the Limits of Procedural Choice Before the UPC.

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Cette entrée du lexique a une portée générale et ne vaut pas consultation.

Dhenne Avocats plaide les litiges de brevets devant le tribunal judiciaire de Paris, la cour d’appel de Paris et la Juridiction unifiée du brevet. Lorsque la question se pose dans un dossier réel, le moment utile est presque toujours antérieur à l’assignation.

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