Teva e.a. v Merck Sharp & Dohme et Merck Sharp & Dohme v Clonmel (CJUE, C-119/22 et C-149/22, 2024)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Saisie par le tribunal des affaires économiques de Finlande (Markkinaoikeus) et par la Cour suprême d’Irlande, la Cour de justice juge que l’article 3, sous c), du règlement 469/2009 ne s’oppose pas à la délivrance d’un CCP pour une combinaison de deux principes actifs alors que l’un d’eux a déjà fait l’objet d’un CCP et était seul divulgué dans le brevet de base (dispositif, point 1). En revanche, au titre de l’article 3, sous a), la mention explicite d’un produit dans les revendications ne suffit pas : il doit aussi relever nécessairement de l’invention couverte par le brevet (dispositif, points 2 et 3). L’arrêt dissocie ainsi les deux conditions, notamment pour les combinaisons associant un principe actif tombé dans le domaine public.

Faits et procédure

Dans l’affaire C-119/22, Merck Sharp & Dohme est titulaire du brevet EP 1 412 357, portant sur des inhibiteurs de la DPP-IV pour le traitement du diabète, dont la sitagliptine ; la revendication 30 vise la sitagliptine associée à la metformine, connue depuis longtemps. Elle détient un CCP pour la sitagliptine seule (Januvia) et un CCP pour l’association sitagliptine et metformine (Janumet), que Teva conteste devant le Markkinaoikeus au regard de l’article 3, sous a), c) et d) (points 15 à 24). Dans l’affaire C-149/22, le brevet EP 0 720 599 couvre l’ézétimibe, et sa revendication 17 vise expressément l’association de l’ézétimibe et de la simvastatine, tombée dans le domaine public à la date de priorité. Après un premier CCP pour l’ézétimibe seule (Ezetrol), Merck a obtenu un CCP pour l’association (Inegy) ; la High Court l’a annulé au regard de l’article 3, sous a) et c), et la Court of Appeal a confirmé en appliquant l’arrêt Teva (points 25 à 36).

Le droit applicable

L’article 3 du règlement 469/2009 subordonne la délivrance du CCP à quatre conditions cumulatives, dont la protection du produit par un brevet de base en vigueur (sous a) et l’absence de certificat antérieur pour ce produit (sous c). Le produit s’entend du principe actif ou de la composition de principes actifs (article 1er, sous b). L’étendue de la protection conférée par le brevet relève de l’article 69 de la CBE et de son protocole interprétatif.

Question posée

L’article 3, sous c), s’oppose-t-il à un CCP pour une combinaison A et B lorsque A a déjà fait l’objet d’un CCP, et les critères des arrêts Teva et Royalty Pharma, ou la notion d’objet de l’invention, y sont-ils pertinents ? Au titre de l’article 3, sous a), la mention explicite d’une combinaison dans les revendications suffit-elle ?

Solution

La notion de produit est stricte : la combinaison A et B est un produit distinct de A ou de B pris isolément (points 41 à 45, citant Santen et Abraxis). Une demande ne peut donc être rejetée au titre de l’article 3, sous c), au seul motif que A a déjà fait l’objet d’un CCP (point 47). Les conditions de l’article 3 sont cumulatives et autonomes : l’article 3, sous a), délimite le champ matériel par référence au brevet, l’article 3, sous c), pose une limite propre (points 49 à 51). Les notions issues des arrêts Royalty Pharma et Teva ne sont pas pertinentes pour l’article 3, sous c) (point 52), et il est indifférent qu’un seul des deux principes actifs ait été divulgué dans le brevet (points 53 et 54). Pour l’article 3, sous a), la Cour rappelle le test en deux étapes de l’arrêt Teva (points 59 à 61) : la mention explicite ne satisfait que la seconde étape, le produit devant en outre relever nécessairement de l’invention (points 61 à 64 et 68). La simple mention d’une association avec un principe actif connu ne suffit pas ; le brevet doit faire comprendre pourquoi la combinaison est nécessaire à la solution du problème technique (point 69), ce que peut établir un effet combiné excédant la simple addition (point 70). La Cour relève, pour Inegy, que la simvastatine était dans le domaine public et qu’aucun effet combiné ne serait divulgué, l’appréciation finale revenant à la juridiction de renvoi (point 72).

Points clés pour la pratique

• Un CCP antérieur sur un principe actif seul ne fait pas obstacle, au titre de l’article 3, sous c), à un CCP sur sa combinaison avec un autre principe actif (dispositif, point 1).
• Le contenu du brevet de base est sans pertinence pour l’article 3, sous c) (point 54).
• Au titre de l’article 3, sous a), une revendication de combinaison explicite ne suffit pas si la combinaison ne relève pas nécessairement de l’invention (dispositif, points 2 et 3).
• Enseignement pratique : pour un CCP de combinaison associant un principe actif connu, le brevet doit exposer en quoi la combinaison contribue à la solution du problème technique, par exemple un effet combiné excédant la simple addition (points 69 et 70).

Textes appliqués

Règlement (CE) n° 469/2009

art. 1er, sous b), et 3, sous a) et c)

Convention sur le brevet européen

art. 69 et protocole interprétatif

Droit national

Loi finlandaise sur les brevets (patenttilaki), article 39

Jurisprudence citée

Teva UK e.a. (C-121/17) ; Royalty Pharma Collection Trust (C-650/17) ; Actavis Group PTC et Actavis UK (C-443/12) ; Actavis Group PTC et Actavis UK (C-577/13) ; Abraxis Bioscience (C-443/17) ; Santen (C-673/18) ; Forsgren (C-631/13)

Décisions connexes

• Teva UK e.a. v Gilead Sciences, CJUE, 25 juillet 2018, test en deux étapes de l’article 3, sous a), repris par la Cour (points 59 à 61).
• Royalty Pharma Collection Trust, CJUE, 30 avril 2020, arrêt dont la Cour écarte les notions pour l’article 3, sous c) (point 52).
• Santen, CJUE, 9 juillet 2020, arrêt cité sur la notion stricte de produit (points 41 à 44).
• Abraxis Bioscience, CJUE, 21 mars 2019, arrêt cité sur la même notion (points 41 à 44).

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (EUR-Lex, version française), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.