Royalty Pharma Collection Trust v Deutsches Patent- und Markenamt (CJUE, C-650/17, 2020)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Saisie par le tribunal fédéral des brevets (Bundespatentgericht), la Cour applique le test de l’arrêt Teva aux produits relevant d’une définition fonctionnelle. Un produit répondant à une définition fonctionnelle générale figurant dans une revendication est protégé par le brevet de base au sens de l’article 3, a), du règlement 469/2009, même s’il n’est pas individualisé comme mode de réalisation concret, à condition de relever nécessairement de l’invention et d’être spécifiquement identifiable par l’homme du métier au regard de l’ensemble des éléments divulgués par le brevet, à la lumière de ses connaissances générales et de l’état de la technique à la date de dépôt ou de priorité (point 43). En revanche, un produit mis au point après la date de dépôt, au terme d’une activité inventive autonome, n’est pas protégé, même s’il relève de la définition fonctionnelle (point 50). La Cour précise que le critère de l’apport inventif essentiel n’est pas pertinent (points 31 et 32).

Faits et procédure

Royalty Pharma est titulaire du brevet européen EP 1 084 705, déposé le 24 avril 1997, qui divulgue la réduction du taux de glucose sanguin chez les mammifères par l’administration d’inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase IV (DP IV). La sitagliptine, inhibiteur de la DP IV, a été mise au point après la date de dépôt par un licencié du brevet, qui a obtenu un nouveau brevet portant sur cette molécule, lui-même utilisé comme brevet de base d’un CCP. Le 17 décembre 2014, Royalty Pharma a demandé à l’office allemand des brevets et des marques (DPMA) un CCP pour la sitagliptine, fondé sur EP 1 084 705 et sur l’AMM du Januvia du 21 mars 2007. Le DPMA l’a rejetée le 12 avril 2017 : la sitagliptine répond à la définition fonctionnelle des revendications, mais le brevet ne la divulgue pas spécifiquement. Saisi du recours, le Bundespatentgericht a posé trois questions par décision du 17 octobre 2017 et a maintenu sa demande après l’arrêt Teva. La Cour a rejeté la demande de réouverture de la procédure orale (points 24 à 29).

Le droit applicable

La Cour rappelle le rôle central des revendications dans l’application de l’article 3, a) (point 34), et l’article 69 de la CBE et son protocole interprétatif, qui exigent une protection équitable pour le titulaire et une sécurité juridique raisonnable pour les tiers (point 35). Elle reprend les deux conditions cumulatives posées par l’arrêt Teva pour un produit non mentionné expressément dans les revendications (point 37).

Question posée

Un produit relevant d’une définition fonctionnelle générale, sans être individualisé comme mode de réalisation, est-il protégé par le brevet de base et, le cas échéant, l’est-il encore lorsqu’il a été mis au point après la date de dépôt par une activité inventive autonome ?

Solution

Dans l’arrêt Teva, la Cour n’a pas retenu le critère de l’apport inventif essentiel invoqué par la juridiction de renvoi et s’est fondée sur les revendications, de sorte que ce critère est sans pertinence pour l’article 3, a) (points 31 et 32). Sous réserve de vérification, la sitagliptine, en tant qu’inhibiteur de la DP IV, relève nécessairement de l’invention, ce qui satisfait à la première condition (point 38). Pour la seconde, la juridiction de renvoi doit rechercher si l’homme du métier pouvait déduire directement et sans équivoque du brevet tel que déposé que le produit relève de la protection (points 40 et 42) ; l’absence d’individualisation n’exclut pas en principe le certificat (point 41). La protection s’apprécie à la date de dépôt ou de priorité, et la prise en compte de recherches postérieures permettrait au certificat de protéger des résultats inconnus à cette date (point 45), au delà de l’invention couverte par le brevet (point 46). Un produit mis au point après cette date par une activité inventive autonome n’est donc pas spécifiquement identifiable à partir du brevet et n’est pas protégé, même s’il relève de la définition fonctionnelle (points 47 à 50).

Points clés pour la pratique

• Le critère de l’apport inventif essentiel est étranger à l’article 3, a) (point 32).
• Une définition fonctionnelle peut suffire sans individualisation, si l’homme du métier pouvait identifier spécifiquement le produit à la date de dépôt ou de priorité (points 41 à 43).
• Un produit issu d’une activité inventive autonome postérieure à la date de dépôt échappe à la protection du brevet de base, même s’il relève de la définition fonctionnelle (point 50).
• Enseignement pratique : un brevet à revendication fonctionnelle ne peut fonder un CCP pour une molécule mise au point ultérieurement par une activité inventive autonome, comme celle développée en l’espèce par un licencié (points 47 à 50).

Textes appliqués

Règlement (CE) n° 469/2009

art. 3, a)

Convention sur le brevet européen

art. 69 et protocole interprétatif de l’article 69

Jurisprudence citée

Teva UK e.a. (C-121/17) ; Merck Sharp & Dohme (C-125/10) ; Abraxis Bioscience (C-443/17)

Décisions connexes

• Teva v Gilead, CJUE, 25 juillet 2018, arrêt dont la Cour précise et applique le test (points 31 à 37).
• Abraxis, CJUE, 21 mars 2019, arrêt figurant dans la jurisprudence citée.
• Merck Sharp & Dohme, CJUE, 8 décembre 2011, arrêt figurant dans la jurisprudence citée.

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (EUR-Lex, version anglaise), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.