Teva UK e.a. v Gilead Sciences (EWCA, [2019] EWCA Civ 2272, 2019)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Appliquant le test en deux volets dégagé par la Cour de justice dans la même affaire (C-121/17), la Court of Appeal confirme l’invalidité du CCP de Gilead portant sur l’association de ténofovir disoproxil (TD) et d’emtricitabine (Truvada). Une revendication visant une composition de TD « et éventuellement d’autres ingrédients thérapeutiques » ne se rapporte pas nécessairement à l’association, l’ajout d’un second principe actif étant facultatif. La Court of Appeal écarte au passage le critère de la contribution technique retenu par Arnold J et laisse ouverte l’interprétation du second volet.

Faits et procédure

Le CCP SPC/GB05/041 vise un produit associant le TD, sous forme de fumarate, et l’emtricitabine, utilisés contre le VIH (§ 2). Gilead invoquait le brevet européen (UK) n° 0 915 894, dont la revendication 27 porte sur une composition comprenant un composé des revendications 1 à 25, au nombre desquels le TD, « and optionally other therapeutic ingredients » ; l’emtricitabine n’est pas mentionnée dans le brevet (§§ 3, 7 et 8). Teva, Accord, Lupin et Mylan ont contesté la validité du CCP. Arnold J a saisi la Cour de justice le 13 janvier 2017 ; après l’arrêt de grande chambre du 25 juillet 2018, il a déclaré le CCP invalide le 18 septembre 2018 (§§ 5 et 6).

Le droit applicable

Selon l’article 3, sous a), du règlement 469/2009, le produit doit être protégé par un brevet de base en vigueur (§§ 3 et 14). L’étendue de la protection relève de l’article 69 CBE et de son protocole interprétatif, mis en œuvre par l’article 125 du Patents Act 1977 (§§ 16 et 17). La Cour de justice a jugé qu’un produit composé de plusieurs principes actifs est protégé si les revendications se rapportent nécessairement et spécifiquement à l’association : celle-ci doit relever nécessairement de l’invention couverte par le brevet, et chaque principe actif doit être spécifiquement identifiable, au regard de l’état de la technique à la date de dépôt ou de priorité (§ 53).

Question posée

Une revendication portant sur une composition de TD et, à titre facultatif, d’autres ingrédients thérapeutiques satisfait-elle au premier volet du test de la Cour de justice pour l’association TD et emtricitabine ?

Solution

Lord Justice Floyd juge que l’expression « relever de l’invention couverte par le brevet » ne renvoie pas à l’apport inventif ou à la contribution technique du brevet : la Cour de justice a écarté un tel critère, qui doit désormais être tenu pour erroné (§ 74). Le premier volet développe l’exigence, posée dans l’arrêt Eli Lilly, d’une revendication se rapportant « nécessairement » au principe actif : une revendication portant sur une formulation comprenant A ne protège pas l’association de A et B, et la revendication doit exiger la présence des deux composés (§ 75). Il ne s’agit pas d’un simple test d’étendue de la protection (§ 76). Or la revendication 27 rend expressément facultatif l’ajout d’autres ingrédients thérapeutiques, ce qui ne diffère pas en principe d’une revendication « comprenant » du TD (§ 77). La rédaction des revendications est déterminante (§§ 78 et 79). L’homme du métier, même sachant que d’autres antiviraux seraient utiles contre le VIH, n’en déduirait pas que la revendication les exige (§§ 81 et 82). Le premier volet n’étant pas rempli, la Court of Appeal ne tranche pas le second, tout en se gardant d’approuver l’exigence d’une efficacité connue de l’emtricitabine chez l’homme à la date de priorité (§ 84). L’appel est rejeté (§§ 85 à 88).

Points clés pour la pratique

• Le premier volet du test C-121/17 ne réintroduit pas le critère de l’apport inventif (§ 74).
• Pour fonder un CCP sur une association, la revendication doit exiger la présence de chacun des principes actifs ; une mention facultative ne suffit pas (§§ 75 et 77).
• Le contenu du second volet (simple limite temporelle ou exigence qualitative de connaissances générales) reste ouvert (§ 84).
• Enseignement pratique : la stratégie de CCP sur une association se prépare dès la rédaction du brevet de base, par des revendications exigeant expressément la combinaison.

Portée devant la JUB

La JUB étant compétente pour les actions relatives aux CCP fondés sur un brevet européen, cette lecture du premier volet du test de la Cour de justice peut être invoquée devant elle.

Textes appliqués

Règlement (CE) n° 469/2009

art. 1er, 3, sous a), 4 et 5

Convention sur le brevet européen

art. 69 et protocole interprétatif

Droit national

Patents Act 1977, article 125

Jurisprudence citée

CJUE, Teva UK e.a. (C-121/17) ; CJUE, Farmitalia (C-392/97) ; CJUE, Medeva (C-322/10) ; CJUE, Eli Lilly (C-493/12) ; CJUE, Actavis Group PTC et Actavis UK (C-577/13) ; Sandoz v G.D. Searle [2018] EWCA Civ 49 ; conclusions de l’avocat général Hogan dans les affaires C-650/17 et C-114/18

Décisions connexes

• Teva UK e.a. v Gilead Sciences, CJUE, 25 juillet 2018, arrêt rendu sur le renvoi préjudiciel dans la même affaire (§§ 33 à 54).
• Eli Lilly v Human Genome Sciences, CJUE, 12 décembre 2013, arrêt cité sur l’exigence d’un lien nécessaire et spécifique (§§ 23, 24 et 75).
• Medeva, CJUE, 24 novembre 2011, arrêt cité sur les principes actifs non spécifiés dans les revendications (§ 21).
• Actavis Group PTC v Sanofi, CJUE, 12 décembre 2013, arrêt cité par l’intermédiaire de C-577/13 (§ 40).

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (National Archives, Find Case Law), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.