29 7月 2024

Panasonic事件：UPCにおける比較可能なライセンスの提出（証拠提出命令）



今週、私たちはHuaweiとNetgearの事件を取り上げました。この事件では、被告がHuaweiからQualcommに許諾された比較可能なライセンスの提出命令を得ており、Netgearは2024年4月24日のミュンヘン地方部の決定によってその提出を得ていました。注目すべきは、この事件が同種のものとして唯一ではないこと、そしてSEPに関する紛争における比較可能なライセンスの提出を中心とするこれらの事件が、UPCにおけるSEP／FRAND判例の萌芽をなしているように見えることです。

こうして、この最初の決定から数か月後、今度はマンハイム地方部が、PanasonicとXiaomiおよびOppoとの間の事件において、比較可能なライセンスの提出の申立てについて判断することとなりました。2023年7月末、Panasonicは、WCDMAおよびLTE規格に必須であると宣言された4件のSEP特許に基づき、XiaomiとOppoに対して侵害訴訟を提起しました。原告は、英国ですでに係属している訴訟およびドイツで新たに提起された国内訴訟と並行して、マンハイムおよびミュンヘンのUPC地方部において、両被告に対し12件もの訴訟を提起しています。

2024年4月30日および5月16日、マンハイム地方部は、証拠の提出の申立て、すなわち本件では比較可能なライセンスの提出の申立てについて、二つの重要な決定を下しました。これはHuawei事件ですでに見られたことと同様です。もっとも、Panasonic事件には、UPCにおける比較可能なライセンスの提出の枠組みについて、より詳しい説明を与えているという特徴があります。

比較可能なライセンスとUPCの証拠規則

統一特許裁判所において比較可能なライセンスの取得を求める申立ては、統一特許裁判所協定第59条と手続規則第190条によって規律されます。同協定第59条は、当事者が支配する証拠の提出をその当事者に命じることを裁判所に認めています。申立人は、求める証拠を特定し、それが争点との関係でなぜ関連性を有するのかを説明し、それが相手方の支配下にあることを示さなければなりません。裁判所は、この申立てを、提出する当事者に課される負担と比較衡量します。また、手続規則第190条は第三者による提出を命じることも認めており、当事者が正当な理由なく命令に従わない場合、裁判所はその当事者に不利な推認をすることができます。

秘密保持は、回避されるのではなく、管理されます。統一特許裁判所協定第58条は、営業秘密を保護するために情報へのアクセスを制限することを裁判所に認めており、手続規則第262A条は、氏名を特定された代理人および専門家からなる限られた範囲に開示を限定することにより、その仕組みを定めています。この範囲に含まれるのは、通常、代理人と少数の社内関係者に限られ、裁判所は、黒塗りした版のみを記録に編綴するよう命じることもできます。

比較可能なライセンスの提出の申立てにおいて立証すべき事項

こうした申立ての成否を分けるのは、関連性の基準です。標準必須特許に関する紛争では、欧州電気通信標準化機構（ETSI）の知的財産権ポリシーに基づいてなされた約束により、公正、合理的かつ非差別的な条件でライセンスを許諾することが求められます。申出がこの基準を満たすかどうかを評価するには、特許権者が同等の範囲について他の者にいくらを請求したかを検討する必要があり、それこそが求められる契約によって明らかになる事項です。したがって、提出される契約の商業条件を黒塗りすることは、例外ではなく原則であり、何を開示したままにするかの選別それ自体が争われる段階となります。

実務上、差を生むのは次の三つの要素です。すなわち、一般的な類型ではなく、求める契約の正確な記載、依拠する比較可能性の基準の説明、そして申立人自らが提案する実効的な秘密保持の体制です。このような契約は、市場に情報を提供するために提出されるものではなく、特定の評価上の問いに答えるためにのみ提出されます。ポートフォリオについて締結されたすべての契約を一般的に求める形で作成された申立ては、関連性も比例性もそのような前提では評価できないため、却下される可能性が高いといえます。

関連項目

さらに詳しく

第一の決定

第一の決定は、PanasonicとXiaomiが争った事件において下されました。本件において、裁判長は、FRAND紛争における透明性の重要性、したがって原告が第三者と締結した既存のSEPライセンスを提出する必要性を改めて確認しています（UPC_CFI_218/2023, UPC_CFI_219/2023, UPC_CFI_223/2023）。本件では、申立てはPanasonicによるものであり、同社は第三者と締結したライセンスの開示の許可を求めていました。裁判所は、第三者の一定の秘密情報が保護されることを条件として、この申立てを認めました。

第二の決定

第二の事件であるPanasonic v. Oppoにおいて、裁判長は比較可能なライセンスの提出を認めませんでした（UPC_CFI_216/2023）。本件では、Panasonicではなく被告が、移動端末向けの3Gおよび4Gに関して原告が締結した、または締結予定のライセンスの提出を求めていました。この申立ては、あまりに曖昧かつ広範であり、したがって証拠漁り（fishing expedition）に類するものとして却下されました。裁判所は、Oppoの申立てが特許権者のライセンス実務に踏み込もうとする意図を確かに示しているように見えると指摘するとともに、被告が当初からライセンスを受ける意思のない者（unwilling licensee）とみなされる場合には、証拠提出命令はおそらく認められないであろうと述べました。

UPCとFRAND

一般的に言えば、裁判所はここで、FRANDライセンスをめぐる議論に参加する意思を明らかにしていると言えます。しかし、とりわけ4月30日の決定において、裁判所は、SEPがEU競争法、特に欧州連合運営条約（TFEU）第101条および第102条に服するという考え方、すなわち欧州連合司法裁判所（CJEU）がHuawei v. ZTE事件の判例で展開した考え方に照らして、文書提出命令の必要性を分析しています。念のため述べておくと、同事件において欧州連合司法裁判所は、FRAND交渉における知的財産権者と実施者の利益と義務の均衡を図るための手続的枠組みを確立しました。UPCによるこの確認は注目に値します。欧州連合司法裁判所の判例はUPCによって適用されなければならず、したがって欧州連合司法裁判所が今後もFRAND紛争の枠組みを課し続けることを想起させるものだからです。これは、とりわけ統一特許裁判所協定第20条および強化された協力に関するTFEU第326条に照らせば驚くにはあたりませんが、当初から舞台を設定する確認でもあります。すなわち、SEP保有者は、UPCにおいて自らの権利を主張しようとする前に、引き続き欧州連合司法裁判所の判例が定める原則を遵守しなければならないということです。

しかし、いささか逆説的なことに、裁判所は欧州連合司法裁判所の後見を論理的に受け入れつつ、SEP/FRANDをめぐる議論においてよりよい位置を占めるためにもそうしているように見えます。欧州委員会がFRANDライセンスの問題に取り組んでいるなかで、調和を目指すその動きに対し、UPCは、FRANDライセンス交渉における透明性など、一定の実務上の必要にはUPC自身を通じてすでに対応できると主張しています。SEP/FRAND紛争の展開によってこの問題に関する欧州の立場が調和されるならば、欧州委員会は、大いに議論を呼んでいる自らの計画を断念するのではないでしょうか。とはいえ、UPCはなお、いくつかの問いに答えなければなりません。それらについては次の論稿で（部分的に）取り上げます。

First decision

The first decision was handed down in the case opposing Panasonic against Xiaomi. In this case, the President of the Court recalls the importance of transparency in FRAND disputes and therefore the need to produce existing SEP licenses that have been entered into by the plaintiff with third parties (UPC_CFI_218/2023, UPC_CFI_219/2023, UPC_CFI_223/2023). In this case, the request came from Panasonic, which wished to be authorized to disclose licenses signed with third parties. The Court accepted this request on condition that certain third-party confidential information be protected.

Second decision

In the second case, Panasonic v. Oppo, the presiding judge refused to allow the production of comparable licenses (UPC_CFI_216/2023). In this case, it was the defendant, not Panasonic, who was requesting the production of licenses concluded or to be concluded by the plaintiff concerning 3G and 4G for mobile devices. The request was rejected as too vague and too broad, and therefore resembled a measure of expedition. The Court noted that Oppo’s request did indeed seem to denote a willingness to delve into the patentee’s licensing practice, while pointing out that the order to produce evidence would probably not be granted if the defendant were seen as an unwilling licensee from the outset.

UPC and FRAND

In general terms, we can note that the Court here affirms its willingness to take part in the debates on FRAND licenses. But in the April 30 decision in particular, the Court analyzes the need for an order to produce documents in the light of the idea that an SEP is subject to EU competition law, in particular Articles 101 and 102 TFEU, as developed in the CJEU’s case law in Huawei v. ZTE. As a reminder, in this case, the Court of Justice established a procedural framework to balance the interests and obligations of intellectual property rights holders and implementers in FRAND negotiations. This reminder from UPC is noteworthy, as it serves as a reminder that the case law of the Court of Justice must be applied by UPC, so that the Court of Justice will continue to impose the framework for FRAND disputes. This comes as no surprise, particularly in view of Article 20 UPCA and Article 326 TFEU on enhanced cooperation, but it is a reminder that sets the scene from the outset: SEP holders will have to continue to comply with the principles laid down by CJEU case law before attempting to assert their rights before UPC.

However, somewhat paradoxically, while logically accepting the CJEU’s tutelage, the Court also seems to be doing so to better position itself in the SEP/FRAND debates. While the European Commission has taken up the issue of FRAND licenses, with a view to harmonization, UPC claims that certain practical necessities, such as transparency in FRAND license negotiations, can already be addressed via UPC itself. Perhaps if the development of a SEP/FRAND dispute harmonized European positions on the matter, the Commission would abandon its much-debated project? UPC would still have to answer several questions, which I’ll address (in part) in my next paper.

Auteur : Dhenne Avocats.