Ono Pharmaceutical v INPI (CA Paris, RG 18/10540, 2021)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

La cour d’appel de Paris rejette le recours d’Ono Pharmaceutical et de son cotitulaire contre le refus par l’INPI d’un second CCP pour le nivolumab (Opdivo), demandé sur un brevet antérieur à celui qui avait déjà fondé un premier certificat. Elle retient deux motifs. D’une part, l’article 3, c), s’oppose à un nouveau CCP pour le même produit au profit d’Ono, qui en détient déjà un, la copropriété du brevet avec une autre personne étant indifférente. D’autre part, le nivolumab, s’il relève de la définition fonctionnelle des revendications, n’était pas spécifiquement identifiable à la date de dépôt et résulte d’une activité inventive autonome au sens de l’arrêt Royalty Pharma (C-650/17). L’arrêt est utile aux titulaires de brevets de recherche amont portant sur des anticorps définis par leur fonction.

Faits et procédure

Ono et M. H, copropriétaires du brevet EP 1 537 878 déposé le 2 juillet 2003 (« Compositions immunostimulantes »), ont demandé le 15 décembre 2015 le CCP n° 15C0088 pour le nivolumab, sur la base de l’AMM communautaire du 19 juin 2015 accordée à Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG pour Opdivo. Ono avait déjà obtenu le 6 janvier 2017, avec ER Squibb & Sons, le CCP n° 15C0087 pour le même produit sur la base du brevet EP 2 161 336 déposé le 2 mai 2006, qui expire le 24 juin 2030. Le directeur général de l’INPI a rejeté la demande le 2 mars 2018 sur le fondement de l’article 3, c), et de l’article 3, a). Les requérants ont formé un recours et sollicité, à titre subsidiaire, un renvoi préjudiciel.

Le droit applicable

Le certificat suppose que le produit soit protégé par un brevet de base en vigueur et n’ait pas déjà fait l’objet d’un certificat (article 3, a) et c), du règlement 469/2009). L’article 3, paragraphe 2, du règlement 1610/96, applicable aux médicaments, n’admet plusieurs certificats pour un même produit qu’au profit de titulaires de brevets différents, ce que confirme l’arrêt AHP Manufacturing (C-482/07). Pour l’article 3, a), la cour applique les arrêts Eli Lilly (C-493/12) et Royalty Pharma.

Question posée

Le cotitulaire d’un brevet peut-il obtenir un second CCP pour un produit déjà certifié à son profit sur un autre brevet détenu avec un tiers, et un anticorps défini fonctionnellement dans un brevet amont est-il protégé par celui-ci au sens de l’article 3, a) ?

Solution

Sur l’article 3, c), la cour écarte le raisonnement fondé sur les règles civiles de l’indivision : la copropriété des brevets obéit aux articles L. 613-29 à L. 613-32 CPI, l’article L. 613-30 excluant le droit commun de l’indivision, et Ono, qui peut exploiter seule chacun des deux brevets, en est « titulaire » au sens de l’article 3, paragraphe 2. Le premier CCP fait donc obstacle au second ; l’INPI indique d’ailleurs qu’un certificat aurait pu être délivré à M. H seul. Sur l’article 3, a), il n’est plus discuté que le nivolumab relève de la définition fonctionnelle et est implicitement et nécessairement visé. Mais un article de 2007 produit par l’INPI montre que la préparation d’anticorps monoclonaux suppose un processus complexe et coûteux de criblage, de clonage, de sélection et de purification, et non une opération de routine. Les trois années nécessaires à Ono et à son partenaire pour déposer le brevet EP 336, qui mentionne sept inventeurs et définit les six régions CDR du nivolumab, constituent un indice robuste d’une activité inventive autonome. L’INPI n’a pas exigé une identification concrète du produit, et sa pratique en matière de formules de Markush, de nature structurelle, n’est pas incohérente. Les arrêts de la CJUE étant pleinement éclairants, le renvoi préjudiciel est refusé et le recours rejeté.

Points clés pour la pratique

• Pour l’article 3, c), le cotitulaire qui peut exploiter seul le brevet en est titulaire, quelle que soit la composition de l’indivision.
• Un anticorps relevant d’une revendication fonctionnelle n’est pas protégé au sens de l’article 3, a), si son obtention à partir du brevet exigeait une activité inventive autonome.
• Le délai et le contenu d’un brevet ultérieur visant spécifiquement le produit servent d’indice de cette activité autonome.
• Enseignement pratique : le demandeur d’un CCP fondé sur un brevet amont doit établir, preuves techniques à l’appui, que le produit pouvait être obtenu par des opérations de routine à la date de dépôt.

Portée devant la JUB

La JUB pouvant connaître de la validité de CCP adossés à un brevet européen, cette application du critère « spécifiquement identifiable » de Royalty Pharma peut y être discutée.

Textes appliqués

Règlement (CE) n° 469/2009 (CCP)

art. 3, a) et c)

Règlement (CE) n° 1610/96

art. 3, paragraphe 2

Droit national

Code de la propriété intellectuelle, articles L. 613-29 à L. 613-32 ; code de procédure civile, article 445

Jurisprudence citée

CJUE, 3 septembre 2009, AHP Manufacturing, C-482/07 ; CJUE, 24 novembre 2011, Medeva, C-322/10 ; CJUE, 12 décembre 2013, Eli Lilly, C-493/12 ; CJUE, 25 juillet 2018, Teva, C-121/17 ; CJUE, 30 avril 2020, Royalty Pharma, C-650/17

Décisions connexes

• Royalty Pharma, CJUE, 30 avril 2020, critère de l’activité inventive autonome appliqué.
• Eli Lilly v Human Genome Sciences, CJUE, 12 décembre 2013, définition fonctionnelle visant le produit de manière spécifique.
• Teva v Gilead, CJUE, 25 juillet 2018, arrêt cité sur la mise en balance des intérêts.
• Medeva, CJUE, 24 novembre 2011, arrêt cité par la décision de l’INPI.

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (PIBD, INPI), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.