Mepha v Bristol-Myers Squibb (BPatGer, O2022_007, 2024)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Le Tribunal fédéral des brevets rejette l’action en nullité du certificat complémentaire de protection suisse portant sur l’apixaban. Il juge que le brevet de base revendique valablement sa priorité américaine, ce qui écarte l’antériorité opposée, puis que l’apixaban est inventif au regard de WO 00/39131. Pour admettre les données postérieures au dépôt sur l’inhibition du facteur Xa, il lit G 2/21 comme exigeant que l’effet soit englobé par l’enseignement de la demande et déductible de celle-ci, sans données expérimentales. Elle s’écarte ainsi de la Court of Appeal (Angleterre et pays de Galles), qui avait annulé la partie britannique du même brevet, et maintient en droit suisse la charge de la preuve de la priorité sur le titulaire après G 1/22.

Faits et procédure

Le CCP C01427415/01, délivré le 30 avril 2014 et en vigueur depuis le 17 septembre 2022, repose sur la partie suisse du brevet EP 1 427 415, dont la revendication 1 porte sur l’apixaban (consid. 15). Mepha a agi en nullité le 31 mai 2022 (consid. 1). En cours d’instance, le titulaire a renoncé aux revendications 5 à 29, relatives aux usages thérapeutiques, et la procédure s’est poursuivie sur le brevet limité (consid. 11). Le tribunal rappelle que l’action en nullité d’un CCP est ouverte à toute personne, sans justification d’un intérêt (consid. 13). Il expose les décisions divergentes rendues sur le même brevet dans sept autres pays européens (consid. 14).

Le droit applicable

Selon l’article 20, alinéa 1, de la loi sur les brevets (PatG), le titulaire doit prouver l’existence du droit de priorité. Le tribunal juge que G 1/22 n’écarte pas cette règle : la présomption retenue par la Grande Chambre relève de l’appréciation des preuves, régie par la loi du for, et ne lie pas les juridictions suisses (consid. 27 à 29). L’activité inventive s’apprécie selon l’approche problème-solution (consid. 32). Il analyse G 2/21 et la jurisprudence ultérieure des chambres de recours (consid. 36 à 38).

Question posée

La priorité est-elle valable lorsque la demande ultérieure a été déposée par une autre société du groupe sans cession écrite préalable, et des données postérieures au dépôt peuvent-elles fonder l’activité inventive d’un composé dont la demande ne rapporte aucune valeur d’inhibition ?

Solution

Sur la priorité, le tribunal se rallie au raisonnement de G 1/22 : la demande provisoire américaine n’étant pas publiée, la société déposante dépendait de la coopération de la première déposante, et le droit de priorité lui a été transmis tacitement par la remise des documents de priorité, transmission informelle valable en droit suisse comme au regard de la CBE ; l’expertise sur le droit du Delaware est sans incidence (consid. 30). WO 03/049681 n’appartient donc pas à l’état de la technique et la revendication 1 est nouvelle (consid. 31).

Sur l’activité inventive, le tribunal relève que la plausibilité n’a pas de fondement légal et procède de l’interdiction de l’abus de droit, ce qui commande une application retenue (consid. 39). Écartant la lecture de G 2/21 limitée à l’absence de doute légitime, qui laisserait passer les demandes spéculatives, il retient deux critères cumulatifs : l’effet doit être englobé par l’enseignement de la demande telle que déposée et en être déductible pour la personne du métier, sans exigence de données expérimentales, le seuil ne devant pas être placé trop haut (consid. 39). La demande présentant les composés comme inhibiteurs du facteur Xa, le premier critère est rempli (consid. 40). Elle décrit aussi la mesure de la constante d’inhibition (Ki) et des seuils préférés ; mesurer le Ki des 110 exemples n’exige pas un effort excessif et révèle pour l’apixaban une valeur de 0,08 nM, dont se déduit aussi la sélectivité (consid. 42). Le problème consiste à fournir un inhibiteur du facteur Xa efficace et sélectif (consid. 43), et rien n’incitait la personne du métier aux multiples modifications structurelles menant à l’apixaban (consid. 45). La solution est la même en partant des exemples 61 et 86 de WO 00/39131 (consid. 47 et 48). L’action est rejetée en totalité (consid. 49). Mepha supporte l’émolument de 80 000 francs et une indemnité de 138 500 francs ; le titulaire garde le coût de l’expertise qu’avait rendue nécessaire sa thèse fondée sur le droit du Delaware (consid. 50 à 52).

Points clés pour la pratique

• En Suisse, le titulaire supporte la charge de prouver la validité de la priorité, G 1/22 ne modifiant pas l’article 20 PatG (consid. 29).
• La remise des documents de priorité à une société du même groupe peut valoir transmission tacite du droit de priorité (consid. 30).
• Un effet technique peut être déductible de la demande sans données expérimentales lorsque celle-ci donne le moyen de le vérifier sur ses exemples (consid. 39 et 42).
• Enseignement pratique : la lecture nationale de G 2/21 pouvant conduire à des solutions opposées sur un même brevet, la déductibilité de l’effet doit se plaider à partir des indications concrètes de la demande telle que déposée.

Textes appliqués

Convention sur le brevet européen

art. 54, art. 87, art. 88, art. 89

Droit national

Art. 1, 7, 20, 109 et 140k de la loi fédérale sur les brevets d’invention (PatG) ; art. 26 de la loi sur le Tribunal fédéral des brevets (PatGG) ; art. 110 LDIP ; art. 106 et 108 CPC suisse

Autres textes

PCT, règles 4.10 et 17.1

Jurisprudence citée

OEB, G 2/21, G 1/22 et G 2/22, T 116/18, T 1989/19, T 2015/20, T 1329/04, T 606/89, T 967/97 ; Sandoz v Bristol-Myers Squibb [2023] EWCA Civ 472 ; Warner-Lambert v Generics [2016] EWCA Civ 1006 ; ATF 133 III 229 (Citalopram I) ; ATF 138 III 111 ; BPatGer O2013_011, O2015_007, S2017_001

Décisions connexes

• Sandoz v Bristol-Myers Squibb, 4 mai 2023, partie britannique du même brevet annulée faute de plausibilité (consid. 14).
• Bristol-Myers Squibb c. Sandoz, 15 août 2023, mesures provisoires accordées aux Pays-Bas sur le même brevet (consid. 14).
• G 2/21, 23 mars 2023, critère appliqué aux données postérieures au dépôt (consid. 36 à 39).
• G 1/22 et G 2/22, 10 octobre 2023, suivie sur le transfert du droit de priorité, écartée sur la charge de la preuve (consid. 29 et 30).

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (texte officiel, bundespatentgericht.ch), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.