Eisai, deuxième indication médicale (OEB, G 5/83, 1984)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

La Grande Chambre de recours de l’OEB répond à la question de la protection de la « deuxième indication médicale ». Une revendication portant sur l’utilisation d’une substance ou d’une composition pour le traitement thérapeutique du corps humain ou animal ne peut être admise, car elle ne diffère d’une méthode de traitement, exclue par l’article 52, paragraphe 4, CBE 1973, que par la forme. En revanche, un brevet européen peut être délivré avec des revendications portant sur l’utilisation d’une substance ou d’une composition pour la fabrication d’un médicament destiné à une application thérapeutique déterminée, nouvelle et inventive, la nouveauté étant tirée de cette nouvelle utilisation. La décision consacre ainsi, dans le système de la CBE, la revendication dite « de type suisse ».

Faits et procédure

Saisie de sept recours contre des refus de demandes de brevet européen, dont celle d’Eisai, la chambre de recours technique 3.3.1 a soumis à la Grande Chambre, par décision du 20 juin 1983 (T 92/82), la question suivante : un brevet comportant des revendications d’utilisation peut-il être délivré pour l’utilisation d’une substance ou d’une composition pour le traitement du corps humain ou animal par thérapie ? Invités à se prononcer sur la pratique de l’Office fédéral suisse de la propriété intellectuelle, qui admettait la revendication d’utilisation d’un principe actif pour la fabrication d’un médicament, même pour une deuxième indication, les requérants ont indiqué qu’ils ne souhaitaient pas être entendus si la Grande Chambre admettait ce type de revendication ; la procédure orale a été annulée (exposé de la procédure).

Le droit applicable

La Grande Chambre interprète la CBE de 1973 selon les règles des articles 31 et 32 de la convention de Vienne sur le droit des traités, appliquées par analogie (points 1 à 5), en tenant compte de la jurisprudence des États contractants dans un souci d’harmonisation (point 6). Sont en cause l’article 52, paragraphe 4, qui exclut les méthodes de traitement thérapeutique du corps humain ou animal, l’article 54, paragraphe 5, qui protège la première indication médicale d’une substance connue, et l’article 57 sur l’application industrielle.

Question posée

Une revendication d’utilisation peut-elle protéger l’utilisation d’une substance ou d’une composition pour le traitement thérapeutique, et sous quelle forme une deuxième indication médicale peut-elle être protégée ?

Solution

Le choix entre revendication de procédé et revendication d’utilisation relève de la préférence, sans différence de fond pour l’OEB (point 11). Une revendication d’utilisation pour le traitement thérapeutique ne diffère pas, dans son contenu essentiel, d’une méthode de traitement : elle se heurte à l’article 52, paragraphe 4, et aucun brevet ne peut être délivré avec une telle revendication (points 12 et 13). L’article 54, paragraphe 5, n’offre à l’inventeur de la première indication médicale qu’une revendication de produit limitée à cette utilisation (point 15). La Grande Chambre écarte, en l’état, la solution de la Cour fédérale de justice (BGH) dans l’affaire Hydropyridine, difficile à suivre pour l’Office lorsqu’elle émane d’une seule juridiction suprême nationale sur une question liée à la contrefaçon (points 17 et 18).

Les revendications d’utilisation d’une substance pour la fabrication d’un médicament destiné à une application thérapeutique déterminée ne se heurtent ni à l’article 52, paragraphe 4, ni à l’article 57 ; la difficulté tient à la nouveauté lorsque le médicament ne diffère en rien d’un médicament connu (points 19 et 20). Par analogie avec l’article 54, paragraphe 5, la nouveauté du procédé revendiqué peut être tirée de la nouvelle utilisation thérapeutique, qu’une utilisation pharmaceutique du médicament ait déjà été connue ou non, cette approche étant réservée aux substances destinées à une méthode visée à l’article 52, paragraphe 4 (point 21). L’article 52, paragraphe 4, vise seulement à libérer les activités médicales non commerciales et non industrielles, et ni le texte ni les travaux préparatoires ne révèlent une intention d’exclure les deuxièmes indications médicales (point 22). Ces revendications sont donc admissibles en principe, même si le procédé de fabrication ne diffère pas des procédés connus (point 23).

Points clés pour la pratique

• Une revendication d’utilisation d’une substance pour le traitement thérapeutique équivaut à une méthode de traitement exclue et ne peut être délivrée (points 12 et 13).
• La deuxième indication médicale peut être protégée par une revendication d’utilisation pour la fabrication d’un médicament destiné à une application thérapeutique déterminée, nouvelle et inventive (point 23).
• La nouveauté de cette revendication est tirée de la nouvelle utilisation thérapeutique, approche limitée aux substances destinées à une méthode thérapeutique (point 21).
• Enseignement pratique : pour les brevets relevant de la CBE 1973, la protection d’une nouvelle indication passe par la forme suisse, dont la nouveauté repose entièrement sur l’application thérapeutique revendiquée, qui doit donc être définie avec précision.

Textes appliqués

Convention sur le brevet européen (texte de 1973)

art. 52 ; art. 54 ; art. 57 ; art. 64 ; art. 69 ; art. 84 ; art. 97 ; art. 112

Autres textes

Règle 29 du règlement d’exécution de la CBE 1973 ; convention de Vienne sur le droit des traités, art. 4, 31 et 32 ; protocole interprétatif de l’article 69 CBE

Jurisprudence citée

J 8/82 ; T 128/82 ; BGH, X ZB 4/83, Hydropyridine ; BGH, Benzolsulfonylharnstoff (Benzene sulfonyl urea) ; BGH, Sitosterylglykoside (Sitosteryl glycoside) ; Fothergill v Monarch Airlines (House of Lords, 1981)

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (epo.org, page de la décision et PDF officiel), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.