Thalès判決（2019年5月21日）とコンピュータ実装発明に関する「Hitachi」アプローチ

1. 最近のいくつかの判決、とりわけ医薬品分野の判決（たとえば暫定的差止めに関する当事務所のブログ記事参照）は、フランスの裁判官が従来よりも特許権者に好意的に、いわば「プロパテント」になりつつあることをうかがわせますが、2019年5月21日にパリ控訴院が下した判決は、この傾向をコンピュータ実装発明にまで推し進めるものです。

2. 2010年12月17日、Thalèsは、航空機の任務を時系列で表示する方法に関するフランス特許出願を行いました。2018年7月17日、フランス産業財産庁（INPI）は次の理由に基づく拒絶決定を通知しました。第一に、本件特許出願の対象は、フランス知的財産法典L.611-10条(2)により特許の対象から除外される、それ自体としての情報の提示にあたること、第二に、本件出願の対象は、十分な技術的特徴を欠くため、調査報告の作成を可能にしないことです。

3. この決定は、出願人がINPI長官を相手方として提起した不服申立てを受け、控訴審において覆されました。控訴院はまず前提として、情報の提示とは、情報を伝達する能力によって特徴づけられる提示をいい、情報の認知的内容とその提示の仕方の双方に関わるものであることを確認しています。本件において問題となった請求項1は、次の点を特徴としていました。第一に、各段階が、時間目盛りすなわち「timeline」（TL）を備えた第一のグラフィックウィンドウに表示され、各段階がその実行時刻に対応して表示される点、第二に、「timeline」の長さが第一のグラフィックウィンドウの長さを超える場合には、当該グラフィックウィンドウは「timeline」の一部のみを表示し、その部分は表示装置の使用者によって指定される点です。控訴院は、第一の特徴は確かに情報の伝達に関わるものであるが、第二の特徴はそうではなく、まさに技術的なものであると判断し、情報とは区別されるこの技術的手段によって請求項全体が有効なものとなるとしました。あわせて控訴院は、調査報告の作成が不可能であるとの主張も退け、この主張は開示の十分性の問題に属するものであり、開示の十分性はINPIが審査する権限を有する拒絶理由ではないことを指摘しました。

4. これまでのところ、評釈者らは、PACTE法によって導入されたINPI改革により出願審査におけるINPIの権限が拡大される見込みであることから、本判決がいわば時代錯誤的なものに見えると、正当にも指摘してきました（Philippe SchmittおよびRenaud Fulconis参照）。したがって、現在主として特許対象からの除外をめぐって行われている議論は、将来は進歩性の審査によって早々に決着がつくことになるでしょう。Renaud Fulconisはさらに、調査報告を作成できないという主張は、実際のところ説得力に乏しいと指摘しています。当事務所もこの点には容易に同意します。というのも、条文上、審査官は、とりわけ欧州特許庁（EPO）においては、意味のある調査を行うことが実際に不可能である場合にしか調査報告の作成を拒否できないことが明らかだからです（EPOについては、欧州特許条約（EPC）規則63がまさにこの可能性を定めており、それは「欧州特許庁が、欧州特許出願がこの条約の規定に適合せず、そのため請求された対象の全部又は一部について先行技術に関する意味のある調査を行うことができないと認める場合 」です）。したがって、ここで問題となるのは、おそらく、出願人が2か月の期間内に提出できる補足説明を要する調査の不可能性であると考えられます。ただし、euro-PCT出願という特殊な場合は別であり、PCT規則39は、出願が特許の対象から除外される事項（たとえばコンピュータ・プログラムや情報の提示など）に関するものであるときは、国際調査機関は調査を行わないことができると明文で定めています。特許対象からの除外が問題となる場合に調査報告の作成を拒否するというこの実務は、EPOにおいて情報技術分野で約10年前から発展してきたものですが、当事務所の見解では、安易さを悪しき指針とするものであり、いささか恣意的に映りうる点で、法的安定性を正当化できない形で損なうものと思われます。

5. いずれにせよ、本判決には、私たちが重要と考えるにもかかわらず、これまで見過ごされてきたと思われる意義があります。それは、フランスの裁判官が、情報技術分野の欧州特許代理人にはよく知られたHitachi アプローチを採用したとみられることです。簡単に振り返ると、このアプローチはHitachi 決定（T 258/03）に由来し、コンピュータ実装発明の特許適格性の判断に特化したものであって、何らかの技術的手段があれば、請求項がEPC第52条（実質的にフランス知的財産法典L.611-10条に引き継がれています）によって特許の対象からそれ自体として除外される事項に向けられたものではないとみなすのに十分である、とするものです。他方で、進歩性の判断において審査される発明的寄与は、技術的性質のものでなければなりません。この手法は、情報技術関連発明の特許適格性の判断に大きな柔軟性をもたらすものですが、フランスの裁判官はこれまで明確に採用したことがなく、発明の核心が除外事項にあるか否かを問う、より厳格な構造的見方を好んでいるように見えました（たとえばパリ控訴院2016年12月16日判決、および私たちの評釈 Propr. industr. 2017, étude 20 参照）。フランスの学説も、Hitachiアプローチにほぼ一致して反対していました（ただし、私たちの著書 Technique et droit des brevets, LexisNexis, Bibliothèque droit de l’entreprise, t. 89, Paris, 2016, no 594 参照）。いずれにせよ、本判決において、裁判官は、技術的でないと判断された第一の特徴が本件特許において「中心的」なものであったことを明示しています。それにもかかわらず、技術的手段が存在するというだけで、発明全体を有効とみなすことができると判断されたのです。こうして、フランスの裁判官がHitachiアプローチに類する推論を明確に採用したのは今回が初めてであり、評釈者がこの結論に達するためにa fortiori解釈やa contrario解釈に頼る必要もありません（この点については、前掲の私たちの著書 nos 595 および 596 で取り上げた2件の先行判決を参照）。

6. 注目すべきことに、INPIの拒絶がEPOの審査官による調査報告の作成拒否に起因していただけに、このことはいっそう驚くべきものといえます。実際、本件フランス出願は、外国優先権を主張しないすべてのフランス出願と同様に、先行技術調査のためにEPOに送付されていました。そしてEPOの審査官は、請求項が「いかなる技術とも無関係な、データ表示の抽象的かつ汎用的なプロセスに関するものである。この対象は、それ自体としてのあらゆる抽象的なグラフィック表現方法と同様に、数学的方法と同等であるため、特許の対象から除外される」との理由で、調査の実施を拒否しました。言い換えれば、EPOの審査官は、クレームされた発明が情報の提示にあたることは明らかであると考え、出願を検討する労さえとらなかったのです。

7. 結局のところ、パリ控訴院が本件において「ソフトウェア特許」の権利者に有利なアプローチを採用したことには、ほとんど疑いの余地がありません。今後は、本件がそうであったように、技術的でない発明的寄与を特徴とする実施態様を除外するために進歩性の道をとるというこの選択を、フランスの裁判官が確認する機会を得るかどうかが残された課題です。いずれにせよ、将来的には、PACTE法により、INPIはこのような発明を進歩性の欠如を理由として拒絶できるようになります。