Bristol-Myers Squibb v Isenbruck Bösl Hörschler e.a. (OEB, T 488/16, 2017)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

La chambre de recours technique 3.3.01 confirme la révocation du brevet européen EP 1 169 038 de Bristol-Myers Squibb, limité en appel au seul dasatinib et à ses sels. La demande se bornait à affirmer que les composés des exemples avaient été testés et s’étaient montrés actifs comme inhibiteurs de protéines tyrosine kinases, sans aucune donnée. Faute de plausibilité à la date de dépôt, les publications postérieures démontrant l’activité du dasatinib sont écartées, le problème est réduit à la fourniture d’un composé chimique supplémentaire et l’activité inventive est refusée. La chambre rejette aussi la demande de saisine de la Grande Chambre de recours.

Faits et procédure

Le brevet, intitulé « Cyclic protein tyrosine kinase inhibitors », a fait l’objet de quatre oppositions. Par décision postée le 9 février 2016, la division d’opposition l’a révoqué : la requête principale était jugée insuffisamment exposée, la première requête subsidiaire contraire à l’article 123(3) CBE, et la seconde, nouvelle mais dépourvue d’activité inventive (points I, III et IV). En appel, la titulaire n’a défendu que cette seconde requête, dont l’unique revendication porte sur le dasatinib ou ses sels (point V). À l’audience du 1er février 2017, la titulaire a demandé la saisine de la Grande Chambre de quatre questions sur la plausibilité et la charge de la preuve (point X).

Le droit applicable

Au titre de l’article 56 CBE, la chambre rappelle que l’activité inventive s’apprécie à la date effective et que des preuves postérieures ne peuvent être prises en compte que s’il est déjà plausible, au vu de la divulgation, que le problème est résolu (point 4.2, citant T 1329/04 et T 1043/10). La saisine de la Grande Chambre relève de l’article 112(1)(a) CBE (point 6.1).

Question posée

Une affirmation générale d’activité, sans donnée vérifiable, rend-elle plausible l’effet technique d’un composé couvert par une formule très large, au point de permettre le recours à des preuves postérieures pour l’activité inventive ?

Solution

La demande divulgue 580 composés, dont le dasatinib (exemple 455), et décrit des tests de manière générique sans aucun résultat (points 4.3 et 4.5). Une simple déclaration verbale selon laquelle des composés « ont été trouvés actifs », sans élément technique vérifiable, ne suffit pas à rendre crédible la résolution du problème, la formule couvrant des millions de candidats (point 4.5). Les déclarations d’experts produites par la titulaire n’y changent rien : l’avis d’experts hautement qualifiés ne reflète pas la lecture de l’homme du métier (points 4.6.1 à 4.6.5). Si des données expérimentales ne sont pas toujours requises, il est une condition sine qua non que le problème ait été au moins plausiblement résolu au dépôt ; lorsque l’effet n’est ni évident, ni prévisible, ni fondé sur un concept théorique concluant, une preuve technique au moins partielle est nécessaire (point 4.9). Sur la charge de la preuve, la chambre n’a pas à trancher l’existence d’une présomption : les opposantes ont soulevé des doutes étayés qu’il appartenait à la titulaire de réfuter (point 4.10). Les documents postérieurs (9) et (10) sont donc écartés (point 4.19). Le problème se réduit alors à la fourniture d’un composé supplémentaire, sans activité inventive, l’originalité structurelle ne suffisant pas (points 5.6, 5.7 et 5.10). Les questions proposées, essentiellement techniques, ne justifient pas une saisine (point 6.2). Le recours est rejeté (dispositif).

Points clés pour la pratique

• Une affirmation d’activité sans résultat, même accompagnée de protocoles de test, ne rend pas un effet plausible pour un composé issu d’une formule générique très large (points 4.5 et 4.9).
• La restriction de la revendication à un seul composé en cours de procédure ne remédie pas à l’absence de données dans la demande telle que déposée (points 4.16.3 et 5.5).
• Enseignement pratique : la demande doit contenir, pour les composés qui seront ultérieurement revendiqués isolément, des données d’activité vérifiables ; à défaut, le problème est reformulé a minima.

Portée devant la JUB

La JUB appréciant la validité au regard de l’article 138, paragraphe 1, CBE, qui renvoie notamment à l’article 56, cette analyse de la plausibilité est transposable aux actions en nullité visant des brevets de composés pharmaceutiques.

Textes appliqués

Convention sur le brevet européen

art. 56 ; art. 112(1)(a) ; art. 117(1)

Jurisprudence citée

T 22/82 ; T 939/92 ; T 1329/04 ; T 578/06 ; T 1043/10 ; T 428/12 ; T 715/03 ; T 1642/07 ; T 1677/11 (parmi dix-huit décisions des chambres citées) ; Human Genome Sciences v Eli Lilly [2011] UKSC 51 ; Generics (UK) v Yeda [2013] EWCA Civ 925 ; Actavis v Eli Lilly [2015] EWHC 3294

Décisions connexes

• Johns Hopkins University, GDF-9, OEB, 28 juin 2005, décision appliquée sur les preuves postérieures et jugée transposable (points 4.2 et 4.14).
• Human Genome Sciences v Eli Lilly, Cour suprême du Royaume-Uni, 2 novembre 2011, arrêt invoqué par la titulaire et distingué (point 4.16.1).

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (epo.org, PDF officiel de la décision), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.