Johns Hopkins University, GDF-9 (OEB, T 1329/04, 2005)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

La chambre de recours technique 3.3.08 rejette le recours formé contre le refus d’une demande portant sur le facteur de croissance et de différenciation GDF-9. Elle juge que les polynucléotides revendiqués n’impliquent pas d’activité inventive, faute pour la demande de rendre au moins plausible que le problème technique invoqué est effectivement résolu. Elle ajoute que des preuves publiées après le dépôt ne peuvent servir de seule base à cette démonstration. Son chapeau formule l’exigence de plausibilité dans l’approche problème-solution ; la fiche epo.org recense de nombreuses décisions ultérieures qui la citent.

Faits et procédure

La demande européenne n° 94907259.9 de The Johns Hopkins University School of Medicine porte sur le « Growth differentiation factor-9 ». Par décision du 5 août 2004, la division d’examen l’a rejetée au titre des articles 56, 57, 83 et 84 CBE : le clonage d’un membre putatif d’une famille de gènes à partir de motifs conservés relevait selon elle de la routine, la seule spécificité tissulaire de l’expression ne permettait pas d’élucider une fonction, et les documents publiés après le dépôt ne pouvaient être pris en compte (point I). À l’audience du 28 juin 2005, la chambre a statué sur deux requêtes déposées le 26 mai 2005, dont la revendication 1 couvrait notamment le polynucléotide de SEQ ID NO:3 et celui codant pour le polypeptide de SEQ ID NO:4 (points III et VI).

Le droit applicable

Le seul fondement retenu est l’article 56 CBE. La chambre retient comme état de la technique le plus proche le document (3), qui identifie le facteur GDF-1 comme nouveau membre de la superfamille TGF-β sur la base de sa seule structure (points 1 à 3). Le problème est défini comme l’isolement d’un nouveau membre de cette superfamille (point 4). La chambre rappelle, avec la décision T 939/92, que des prévisions de relations entre structure chimique et activité biologique peuvent être prises en compte, dans une certaine limite (point 14).

Question posée

Une demande qui attribue à une protéine des fonctions seulement supposées peut-elle fonder l’activité inventive, et des preuves publiées après le dépôt peuvent-elles pallier l’absence de toute démonstration dans la demande ?

Solution

La chambre recherche d’abord si le problème a été résolu de façon plausible (point 6). GDF-9 ne présente que six résidus cystéine au lieu des sept qui caractérisent la superfamille, et son homologie maximale avec un autre membre, BMP-4, est de 34 %, loin des 70 à 90 % propres aux sous-groupes : une approche purement structurelle ne permet pas de le rattacher à la famille (points 7 et 8). La demande ne divulgue que la localisation ovarienne de son expression, information insuffisante quant à sa fonction (point 9). Invoquant l’article 60(2) CBE, la chambre écarte l’argument tiré du système du premier déposant : la demande doit montrer qu’un problème a été résolu, et non seulement posé, à la date de dépôt ; énumérer toutes les fonctions putatives d’un composé ne revient pas à fournir une preuve technique de l’une d’elles (point 10). La demande ne contenant pas assez d’éléments pour rendre au moins plausible la solution (point 11), les documents postérieurs établissant que GDF-9 est bien un facteur de différenciation ne peuvent être pris en compte. Les admettre ferait varier dans le temps la reconnaissance d’une solution, contrairement au principe selon lequel l’activité inventive s’apprécie à la date effective du brevet ; de telles preuves peuvent compléter une démonstration, sans en constituer la seule base (point 12). Après avoir écarté T 182/03 (point 13) et jugé dépassée la limite admise par T 939/92 (point 14), elle rejette les deux requêtes et le recours (point 15 et dispositif).

Points clés pour la pratique

• La plausibilité de la solution est une question préalable de l’approche problème-solution, appréciée au regard de la demande telle que déposée (points 6 et 13).
• Une liste de fonctions hypothétiques ne vaut pas preuve technique (point 10).
• Les preuves publiées après le dépôt peuvent conforter une démonstration amorcée dans la demande, jamais la remplacer (point 12).
• Enseignement pratique : pour une séquence dont l’appartenance structurelle à une famille est incertaine, la demande doit contenir dès le dépôt des données sur sa fonction.

Portée devant la JUB

La JUB appréciant la validité au regard des motifs de nullité de l’article 138, paragraphe 1, CBE, qui renvoie notamment à l’article 56, le raisonnement de la chambre sur la plausibilité et sur les preuves postérieures est directement transposable aux actions en nullité portant sur des brevets biotechnologiques.

Textes appliqués

Convention sur le brevet européen

art. 56 ; art. 60(2)

Jurisprudence citée

T 939/92 (JO OEB 1996, 309) ; T 182/03

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (epo.org, PDF officiel de la décision), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.