Sandoz v Bristol-Myers Squibb (EWCA, [2023] EWCA Civ 472, 2023)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

La Court of Appeal confirme la nullité du brevet de Bristol-Myers Squibb portant sur l’apixaban (Eliquis), sur lequel repose un CCP. La demande ne rendait pas plausible que l’apixaban soit un inhibiteur utile du facteur Xa : elle ne reliait à ce composé aucun résultat d’essai. Première décision britannique à examiner la décision G 2/21 de la Grande Chambre de recours, l’arrêt juge que l’exigence de plausibilité s’applique aussi à une revendication portant sur un composé unique et que le critère retenu par la majorité de la Cour suprême dans Warner-Lambert reste applicable. Une utilité confirmée après le dépôt ne sauve pas un brevet dont la demande ne lie pas l’effet au composé revendiqué.

Faits et procédure

BMS était titulaire du brevet européen (UK) n° 1 427 415, de priorité du 21 septembre 2001, expiré le 16 septembre 2022, sur lequel repose le CCP SPC/GB11/042, qui expire le 19 mai 2026 (§ 2). La revendication 1 porte sur l’apixaban ou l’un de ses sels (§ 77). Sandoz et Teva soutenaient que la demande WO 03/026652 ne rendait pas plausible une activité utile d’inhibition du facteur Xa, de sorte que l’invention manquait d’activité inventive et était insuffisamment décrite (§§ 3 et 4). Meade J a déclaré le brevet invalide ([2022] EWHC 822 (Pat)) ; BMS a fait appel (§ 5).

Le droit applicable

Les articles 52(1), 56, 83 et 138(1) CBE, transposés par les articles 1(1)(a), 3, 14(3) et 72(1) du Patents Act 1977, ne mentionnent pas la plausibilité, dégagée par la jurisprudence (§ 6). Lord Justice Arnold retrace la jurisprudence des chambres de recours et la jurisprudence britannique, dont Warner-Lambert (§§ 7 à 42). Il retient de G 2/21 que la question fondamentale est de savoir si l’effet technique invoqué peut être déduit par l’homme du métier de la demande telle que déposée, lue à la lumière des connaissances générales (§ 53).

Question posée

L’exigence de plausibilité s’applique-t-elle à une revendication portant sur un composé unique et, dans l’affirmative, la demande rendait-elle plausible l’activité de l’apixaban comme inhibiteur du facteur Xa ?

Solution

Une revendication portant sur un composé unique ne se distingue pas en droit de l’affaire Warner-Lambert : le principe fondamental veut que l’étendue du monopole soit justifiée par la contribution technique, que la revendication soit large ou étroite ; il n’y a pas d’invention dans la simple identification d’un nouveau composé, mais seulement dans celle de son utilité (§ 92). La plausibilité s’applique donc (§ 93), selon le critère de la majorité dans Warner-Lambert ; l’approche harmonisée de G 2/21 est, en substance, plus proche de la « plausibilité ab initio » que de « l’implausibilité ab initio » (§ 94). Il ne suffit pas que la demande incite l’homme du métier à réaliser de simples essais (§ 95). Le moyen tiré d’une divulgation implicite d’une constante d’inhibition nanomolaire est nouveau et irrecevable en appel (§§ 98 et 99). L’appréciation de la plausibilité étant multifactorielle, la Court of Appeal n’intervient qu’en cas d’erreur de droit ou de principe (§ 100). La synthèse de 3 g d’apixaban, la plus importante de la demande, admettait d’autres explications que des résultats favorables (§§ 101 à 103). Rien dans la demande ne relie à l’apixaban les résultats d’essais succinctement évoqués : l’assertion d’activité est spéculative, et il importe peu que BMS ait ensuite prouvé son bien-fondé et limité la revendication à l’apixaban (§ 105). L’appel est rejeté (§ 106).

Points clés pour la pratique

• La plausibilité vaut pour les revendications de composé unique comme pour les revendications de classe et de deuxième application (§ 92).
• Pour la Court of Appeal, G 2/21 ne justifie pas de s’écarter du critère de la majorité dans Warner-Lambert (§§ 91 et 94).
• La possibilité de vérifier l’effet par de simples essais ne remplace pas la divulgation (§ 95).
• Enseignement pratique : la demande doit relier expressément le composé appelé à être revendiqué aux résultats d’activité obtenus ; des affirmations générales sur les composés de l’invention ne suffisent pas.

Portée devant la JUB

La JUB appréciant la validité au regard de l’article 138(1) CBE, cette lecture de G 2/21 par une juridiction nationale peut être opposée dans les débats sur l’activité inventive et la suffisance de description devant elle.

Textes appliqués

Convention sur le brevet européen

art. 52(1) ; art. 56 ; art. 83 ; art. 138(1)

Droit national

Patents Act 1977, articles 1(1)(a), 3, 14(3) et 72(1)

Jurisprudence citée

G 2/21 ; T 939/92 ; T 609/02 ; T 1329/04 ; T 578/06 ; T 488/16 ; Warner-Lambert v Generics [2018] UKSC 56 ; Conor Medsystems v Angiotech [2008] UKHL 49 ; Generics (UK) v Yeda [2013] EWCA Civ 925 ; Idenix v Gilead [2016] EWCA Civ 1089

Décisions connexes

• G 2/21, Grande Chambre de recours de l’OEB, 23 mars 2023, décision analysée pour la première fois par une juridiction britannique (§§ 43 à 53 et 94).
• Warner-Lambert v Generics, Cour suprême du Royaume-Uni, 14 novembre 2018, critère de plausibilité jugé applicable (§§ 32 à 41 et 91 à 95).
• Bristol-Myers Squibb v Isenbruck Bösl Hörschler e.a., OEB, 1er février 2017, décision dasatinib jugée très proche de l’espèce (§§ 22 à 25 et 92).
• Johns Hopkins University, GDF-9, OEB, 28 juin 2005, décision citée sur la plausibilité (§§ 17 à 19 et 92).

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (National Archives, Find Case Law), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.