Accord Healthcare v Sanofi (TJ Paris, RG 21/06416, 2024)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Le tribunal judiciaire de Paris annule pour défaut d’activité inventive la partie française du brevet EP 2 493 466, qui revendique le cabazitaxel, associé à la prednisone ou à la prednisolone, pour traiter le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration chez des patients déjà traités par docétaxel. L’action en contrefaçon contre le générique hybride d’Accord est rejetée. Après avoir écarté les griefs de priorité, d’insuffisance et de nouveauté, le tribunal retient que l’essai de phase III Tropic, annoncé avant la priorité, ouvrait une espérance raisonnable de succès. Le jugement distingue ainsi le poids d’un essai clinique annoncé selon qu’il est opposé à la nouveauté ou à l’activité inventive.

Faits et procédure

Le brevet de Sanofi Mature IP, déposé le 27 octobre 2010 et délivré le 10 mars 2021, revendique la priorité de demandes américaines dont la plus ancienne date du 29 octobre 2009 (§ 3). Sanofi Winthrop Industrie et Sanofi-Aventis France en sont licenciée et sous-licenciée (§ 1). Accord Healthcare France commercialise en France un générique hybride du Jevtana depuis le 14 juin 2021 (§ 2). Les demandes d’interdiction provisoire de Sanofi ont été rejetées en 2021, la contestation de la validité du brevet étant jugée sérieuse (§ 5). Devant l’OEB, les oppositions ont été rejetées le 15 décembre 2023 et un recours est pendant (§ 3). Accord a assigné en nullité le 6 mai 2021, Sanofi en contrefaçon le 8 septembre 2021.

Le droit applicable

Reprenant Cass. com., 22 novembre 2016, et G 2/98, il retient que l’invention est la même lorsque la personne du métier peut la déduire directement et sans ambiguïté de la demande antérieure prise dans son ensemble (§ 37). Lorsque l’effet thérapeutique est une caractéristique fonctionnelle de la revendication, la demande doit le rendre crédible pour la personne du métier, sans qu’il soit nécessaire de le démontrer (§ 51, citant Cass. com., 6 décembre 2017, G 1/03 et G 2/21). Le tribunal étend ce critère à la nouveauté : une caractéristique n’appartient à l’état de la technique que si sa divulgation antérieure la rend exécutable, c’est-à-dire crédible (§ 62). Il lit enfin l’article L. 615-2 CPI comme ouvrant aux licenciées l’action en contrefaçon dans la limite de leur propre préjudice (§§ 15 à 18).

Question posée

Un brevet de deuxième application thérapeutique est-il nouveau et inventif lorsque l’essai clinique destiné à établir l’effet revendiqué avait été annoncé, avec son protocole, avant la date de priorité ?

Solution

La revendication 1 ne visant qu’une administration en deux préparations distinctes, l’absence de divulgation d’une préparation unique dans la demande américaine est indifférente, et la priorité du 29 octobre 2009 est valablement revendiquée (§§ 40 à 46). L’insuffisance est écartée, le brevet n’ayant pas à identifier chaque sous-groupe non répondeur (§ 53). Le défaut de nouveauté l’est aussi : les documents décrivant l’essai Tropic et le document NHSC exposent le protocole sans rendre l’efficacité crédible (§§ 65 et 66), et l’antériorité de la date de fin d’essai publiée sur ClinicalTrials.gov n’est pas établie (§ 68).

L’activité inventive fait défaut. L’essai Tropic constitue un point de départ pertinent, et l’invention est évidente si cette personne aurait poursuivi l’hypothèse qu’il teste avec une espérance raisonnable de réussite (§ 98). Écartant une règle absolue, le tribunal juge qu’un essai clinique ne détruit pas en soi l’activité inventive mais éclaire l’enseignement du reste de l’art antérieur (§ 102), après avoir relevé, avec l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 mars 2023 (fingolimod), que l’annonce d’un essai de phase III peut renforcer l’espérance de succès (§ 101). Il retient des résultats de phase II encourageants dans le cancer du sein prétraité par taxane (§ 105), une affinité moindre du cabazitaxel pour la P-gp (§ 106) et le caractère rationnel de la dose de 25 mg/m² (§ 112). L’essai avait des chances raisonnables de montrer un effet favorable, dont un gain modéré de survie (§ 116). La revendication 1 et les revendications dépendantes sont dépourvues d’activité inventive (§§ 117 à 121). La partie française du brevet est annulée (§ 122), les demandes en contrefaçon rejetées (§ 124) et les sociétés Sanofi condamnées in solidum à 150 000 euros au titre de l’article 700 CPC (§ 126). L’exécution provisoire est maintenue, sauf pour l’inscription au registre, l’annulation ayant un effet absolu dès son prononcé (art. L. 613-27 CPI, §§ 129 et 130).

Points clés pour la pratique

• L’annonce d’un essai clinique et de son protocole ne détruit pas la nouveauté d’un usage thérapeutique tant que la divulgation ne rend pas l’effet crédible (§§ 62, 65 et 66).
• Le même essai peut en revanche, lu avec le reste de l’art antérieur, fonder une espérance raisonnable de succès privant l’invention d’activité inventive (§§ 98, 102 et 116).
• Enseignement pratique : lorsque l’essai a été annoncé avant le dépôt, l’activité inventive se discute sur les données antérieures qui nourrissent ou tempèrent l’optimisme de la personne du métier.

Textes appliqués

Convention sur le brevet européen

art. 52, art. 54, art. 56, art. 83, art. 87, art. 88, art. 138

Droit national

Art. L. 613-27, L. 614-12 et L. 615-2 CPI ; art. 31, 32, 514, 514-1, 696 et 700 CPC

Jurisprudence citée

Cass. com., 22 novembre 2016, n° 15-16.647 ; Cass. com., 6 décembre 2017, n° 15-19.726 ; Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.509 ; Cass. com., 20 novembre 2012, n° 11-18.440 ; CA Paris, 22 mars 2023, RG 22/11165 ; OEB, G 2/98, G 1/03, G 2/21, T 609/02, T 293/07

Décisions connexes

• G 2/21, 23 mars 2023, citée pour le critère de crédibilité de l’effet thérapeutique (§§ 51 et 102).
• G 2/98, 31 mai 2001, citée pour la notion de même invention en matière de priorité (§ 37).
• T 609/02, 27 octobre 2004, citée sur la crédibilité fondée sur des données précliniques (§ 102).

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (texte intégral reproduit au PIBD, pibd.inpi.fr), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.