Teva v Merck Sharp & Dohme (CA Paris, RG 18/23642, 2020)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

La cour d’appel de Paris prononce la nullité du CCP FR05C0040 de Merck portant sur la combinaison ézétimibe et simvastatine (Inegy), deuxième certificat délivré sur le même brevet de base après celui de l’ézétimibe seul (Ezetrol). Elle juge, en appliquant l’arrêt Actavis/Sanofi (C-443/12), que la combinaison ne constitue pas un produit distinct protégé en tant que tel par le brevet et que le premier CCP permettait déjà de s’opposer à sa commercialisation. Elle confirme en revanche le rejet de la nullité des revendications 9 à 18 du brevet pour insuffisance de description et refuse tout renvoi préjudiciel. L’arrêt intéresse les titulaires qui cherchent un second certificat sur une combinaison expressément revendiquée.

Faits et procédure

Merck était titulaire du brevet européen EP 0 720 599, déposé le 14 septembre 1994 et expiré le 14 septembre 2014, portant sur une famille d’azétidinones hydroxy-substituées dont l’ézétimibe (revendication 8) ; la revendication 9 vise une composition associant ces composés à un inhibiteur de la biosynthèse du cholestérol et la revendication 17 cite notamment la simvastatine. Deux CCP ont été délivrés : le n° 03C0028 pour l’ézétimibe, expiré le 17 avril 2018, et le n° 05C0040 pour la combinaison avec la simvastatine, expiré le 2 avril 2019. Teva, qui a lancé ses génériques en avril 2018, a assigné Merck le 3 novembre 2016 en nullité des revendications 9 à 18 et du CCP n° 040. Le tribunal de grande instance de Paris l’a déboutée le 25 octobre 2018 ; Teva a fait appel. L’arrêt relève que des juridictions étrangères ont statué en sens divers sur ce certificat.

Le droit applicable

Un CCP est délivré si le produit est protégé par un brevet de base en vigueur et n’a pas déjà fait l’objet d’un certificat (article 3, a) et c), du règlement 469/2009), le produit étant le principe actif ou la composition de principes actifs (article 1er). La cour interprète ces textes à la lumière des arrêts de la CJUE Actavis/Sanofi et Georgetown University (C-484/12), et apprécie la protection du point de vue de l’homme du métier, la description servant à interpréter les revendications conformément à l’article 69 CBE.

Question posée

Un second CCP peut-il être obtenu, sur le même brevet de base, pour la combinaison du principe actif déjà certifié avec un autre principe actif cité dans une revendication dépendante ?

Solution

Sur la validité du brevet, la cour confirme que l’homme du métier, pharmacologue spécialiste de l’hypercholestérolémie, pouvait reproduire la combinaison grâce aux indications de la description sur les inhibiteurs préférés et les doses, sans programme de recherche. Sur le CCP, elle écarte l’argument selon lequel Actavis/Sanofi ne s’appliquerait pas à une combinaison expressément revendiquée : selon le point 30 de cet arrêt, l’article 3, c), s’oppose à un nouveau certificat « même à supposer » l’article 3, a), rempli. Les arrêts Gilead (C-121/17) et Royalty Pharma (C-650/17) concernent les définitions fonctionnelles et un premier certificat, de sorte que la notion de produit distinct n’y est pas en cause. La description, qui emploie le singulier pour désigner l’invention et présente la combinaison comme « un autre aspect », n’attribue à celle-ci aucun effet thérapeutique propre : l’homme du métier, qui connaissait l’association d’hypocholestérolémiants et l’usage courant des statines, n’y verra pas un produit distinct, pas plus que pour les neuf autres principes actifs de la revendication 17. Le premier CCP permettant déjà de s’opposer à la combinaison, les conditions de l’article 3, a) et c), ne sont pas remplies. La cour annule le CCP FR05C0040, rejette la demande de publication et condamne Merck à 150 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Points clés pour la pratique

• La mention expresse d’une combinaison dans une revendication dépendante ne fait pas échapper un second CCP à la règle posée par Actavis/Sanofi.
• La cour s’appuie sur l’absence, dans la description, de tout effet thérapeutique propre à la combinaison pour écarter la qualification de produit distinct.
• L’insuffisance de description d’une revendication dépendante de combinaison est écartée lorsque la description donne les inhibiteurs préférés et les dosages.
• Enseignement pratique : le titulaire qui envisage un CCP de combinaison après un premier CCP doit vérifier que la description attribue à la combinaison un apport spécifique, la simple énumération de principes actifs associables ne suffisant pas.

Portée devant la JUB

La JUB pouvant connaître de la nullité de CCP adossés à un brevet européen, cette articulation des arrêts Actavis/Sanofi, Georgetown University et Gilead peut y être discutée.

Textes appliqués

Règlement (CE) n° 469/2009 (CCP)

art. 1er et 3

Convention sur le brevet européen

art. 69 et son protocole interprétatif

Droit national

Code de procédure civile, articles 699 et 700

Jurisprudence citée

CJUE, 12 décembre 2013, Actavis/Sanofi, C-443/12 ; CJUE, 12 décembre 2013, Georgetown University, C-484/12 ; CJUE, 25 juillet 2018, Teva/Gilead, C-121/17 ; CJUE, 30 avril 2020, Royalty Pharma, C-650/17 ; CA Paris, 14 février 2020 (procédures parallèles contre Sandoz et Mylan)

Décisions connexes

• Actavis v Sanofi, CJUE, 12 décembre 2013, arrêt appliqué au titre de l’article 3, c).
• Georgetown University, CJUE, 12 décembre 2013, notion de produits distincts couverts par un même brevet.
• Teva v Gilead, CJUE, 25 juillet 2018, arrêt jugé étranger à l’hypothèse d’un second certificat.
• Royalty Pharma, CJUE, 30 avril 2020, arrêt jugé étranger à l’hypothèse d’un second certificat.

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (PIBD, INPI), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.