Tesla v InterDigital et Avanci (EWCA, [2025] EWCA Civ 193, 2025)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

La Court of Appeal rejette, à la majorité (Phillips LJ et Whipple LJ), l’appel de Tesla contre le jugement de Fancourt J qui avait décliné la compétence anglaise sur ses demandes tendant à faire déclarer non FRAND le taux de 32 USD par véhicule de la licence de la plateforme Avanci 5G et à en fixer les conditions FRAND (§§ 242 et 255). Pour la majorité, l’engagement souscrit auprès de l’ETSI oblige chaque titulaire à concéder une licence de ses propres brevets, non à concéder une licence collective avec d’autres titulaires ; la demande, privée de fondement contractuel, est une demande FRAND autonome, comme dans Vestel (§§ 228 à 236). Arnold LJ, dissident, aurait accueilli l’appel (§ 221).

L’arrêt confronte deux lectures de la licence de pool au regard de l’engagement FRAND. La Cour suprême a depuis accueilli le pourvoi de Tesla ([2026] UKSC 27).

Faits et procédure

Tesla veut lancer des véhicules 5G au Royaume-Uni (§ 2). Avanci administre la plateforme 5G, qui comptait environ 66 membres et 170 000 brevets déclarés essentiels (§ 1), dont environ 11 900 britanniques (§ 2). Elle n’a pris aucun engagement FRAND et agit comme agent des titulaires, sans pouvoir modifier seule les conditions de la licence (§§ 19 et 20). La licence 4G coûtait 15 USD par véhicule (§ 16) ; la licence 5G est offerte à 32 USD, sans négociation (§ 2). Tesla a conclu une licence bilatérale avec un seul titulaire, dénommé L1 (§ 31).

Tesla a agi le 5 décembre 2023 en nullité et en non-essentialité de trois brevets britanniques d’IDPH et en déclaration des conditions FRAND (§ 3). Fancourt J ([2024] EWHC 1815 (Pat)) a annulé la signification, sauf à l’égard d’IDPH pour les demandes de brevets, et refusé qu’InterDigital représente les autres membres (§§ 6 et 43).

Le droit applicable

La clause 6.1 de la politique de propriété intellectuelle de l’ETSI, régie par le droit français, est une stipulation pour autrui au profit des exécutants (§ 9). Le pouvoir de prononcer des déclarations repose sur l’article 19 du Senior Courts Act 1981 et la règle CPR 40.20 (§§ 52 et 53). La signification hors du ressort suppose une question sérieuse à juger, un chef de compétence et un for clairement approprié (§ 40).

Question posée

Le juge anglais peut-il connaître, à la demande d’un exécutant, de demandes tendant à faire déclarer que les conditions d’une licence de plateforme offerte par un agent au nom de plusieurs titulaires ne sont pas FRAND et à en fixer les conditions FRAND (§ 7) ?

Solution

Pour Phillips LJ, la compétence du juge anglais pour fixer une licence FRAND incluant des brevets étrangers repose entièrement sur l’engagement contractuel du titulaire (§ 222). Les titulaires ne se sont pas engagés à concéder leurs brevets collectivement, et leur adhésion volontaire à la plateforme n’étend pas cet engagement (§§ 228 et 229). Aucune obligation contractuelle ne fonde donc la compétence, même si tous les titulaires étaient parties, et moins encore à l’égard d’Avanci (§ 231). L’équité procédurale ferait en outre obstacle à une déclaration sans les titulaires (§ 237), et la demande de licence bilatérale, soulevée oralement en appel, est tardive (§§ 240 et 241). Whipple LJ ajoute qu’Avanci n’assume pas les obligations FRAND des titulaires et que Tesla doit choisir entre la licence de plateforme au taux offert et des licences bilatérales FRAND (§§ 249 et 250).

Arnold LJ distingue Vestel, Tesla invoquant les engagements FRAND des membres (§ 88), juge sérieusement soutenable qu’une déclaration puisse viser des droits non attribués aux parties (§ 84) et qu’une déclaration fixant un taux inférieur à 32 USD servirait un but utile et légitime (§ 97). Il retient le gateway 11 (§§ 108 et 109), la validité de la signification à IDPH (§ 212), et juge que la Court of Chancery du Delaware n’est pas un for disponible, le premier juge ayant inversé la charge de la preuve (§§ 126 et 149). Les trois juges approuvent le refus de l’ordonnance de représentation (§§ 205 et 239).

Points clés pour la pratique

• Pour la majorité, l’engagement FRAND est individuel et ne s’étend pas à une licence collective, même lorsque le titulaire a rejoint une plateforme (§§ 228 et 229).
• Sans engagement contractuel visant la licence collective, la demande de fixation du taux d’un pool est traitée comme une demande FRAND autonome (§§ 235 et 236).
• Pour Arnold LJ, le refus de faire représenter les membres par InterDigital se justifie notamment parce que 14 des 67 membres ne détenaient aucun brevet britannique (§ 195).
• Enseignement pratique : une demande de licence bilatérale doit être plaidée devant le premier juge ; présentée pour la première fois à l’audience d’appel, elle a été jugée tardive par la majorité (§§ 240 et 241).

Textes appliqués

Autres textes

Politique de propriété intellectuelle de l’ETSI, clauses 6.1 et 6.2

Droit national

Senior Courts Act 1981, s. 19 ; Patents Act 1977, s. 71 ; Civil Procedure Rules, r. 19.8, r. 40.20, r. 63.1 et r. 63.14(2) ; CPR PD 6B, para. 3.1(3) et (11) (gateways 3 et 11)

Jurisprudence citée

Unwired Planet v Huawei [2020] UKSC 37 ; Vestel v Access Advance [2021] EWCA Civ 440 ; Optis v Apple [2022] EWCA Civ 1411 ; Nokia v OnePlus [2022] EWCA Civ 947 ; InterDigital v Lenovo [2024] EWCA Civ 743 ; Panasonic v Xiaomi [2024] EWCA Civ 1143 ; Alcatel Lucent v Amazon [2025] EWCA Civ 43 ; Lenovo v Ericsson [2025] EWCA Civ 182 ; Nokia v InterDigital [2006] EWHC 802 (Pat) ; Messier-Dowty v Sabena [2000] 1 WLR 2040 ; Rolls-Royce v Unite [2009] EWCA Civ 387 ; Milebush v Tameside [2011] EWCA Civ 270 ; Tyne and Wear PTE (Nexus) v RMT [2024] UKSC 37 ; Lloyd v Google [2021] UKSC 50 ; Actavis v Eli Lilly [2013] EWCA Civ 517 ; Spiliada v Cansulex [1987] AC 460 ; Altimo v Kyrgyz Mobil Tel [2011] UKPC 7 ; In re Harrods (Buenos Aires) [1992] Ch 72 ; Voda v Cordis, 476 F.3d 887 (Fed. Cir. 2007)

Décisions connexes

• Tesla v InterDigital et Avanci, Cour suprême, 27 juillet 2026, même affaire, pourvoi accueilli.
• Vestel v Access Advance, Court of Appeal, 26 mars 2021, appliqué par la majorité (§ 236) et distingué par Arnold LJ (§ 88).
• Panasonic v Xiaomi, Court of Appeal, 3 octobre 2024, invoqué par Arnold LJ sur l’utilité d’une déclaration (§ 96).
• Unwired Planet v Huawei, Cour suprême, 26 août 2020, arrêt sur lequel la majorité fonde l’exigence d’un engagement contractuel (§§ 222 et 235).

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (National Archives), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.