Panasonic v Xiaomi (EWHC (Pat), [2024] EWHC 1733 (Pat), 2024)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

La High Court (Patents Court) refuse de déclarer qu’un titulaire de brevets essentiels, engagé comme l’implémenteur à conclure la licence mondiale que fixera le juge anglais, doit lui accorder une licence intérimaire jusqu’au procès FRAND. Leech J juge que la bonne foi dans l’exécution de l’engagement FRAND n’impose pas une telle licence et que, même dans le cas contraire, la déclaration n’aurait d’autre utilité réelle que d’influer sur les procédures en contrefaçon pendantes devant les juridictions allemandes et la JUB. La décision s’inscrit dans la série de décisions de première instance rendues en 2024 sur les licences intérimaires (§§ 82 à 85) et a été suivie d’un arrêt d’appel dans la même affaire.

Faits et procédure

Panasonic détient des brevets déclarés essentiels aux normes 3G et 4G de l’ETSI. En 2023, elle a introduit une action déclaratoire FRAND à Pékin, trois actions en contrefaçon devant chacune des divisions locales de Mannheim et de Munich de la JUB, trois devant chacun des tribunaux régionaux de Mannheim et de Munich, puis l’action anglaise du 31 juillet 2023 (§§ 6 et 7). Par ordonnance du 8 novembre 2023, les parties ont pris devant le juge des engagements réciproques de conclure la licence fixée au procès FRAND, audiencé à compter du 28 octobre 2024 (§§ 12 et 13). Panasonic a toutefois refusé de s’engager à ne pas exécuter d’injonctions obtenues en Allemagne ou devant la JUB (§ 9). Xiaomi a alors demandé une déclaration selon laquelle un concédant de bonne foi lui accorderait une licence intérimaire, en offrant un paiement immédiat, une consignation et un mécanisme d’ajustement (§§ 1, 18 et 22). Panasonic a contesté l’opportunité d’une telle déclaration et proposé une offre inspirée du mécanisme allemand Orange Book (§§ 2, 20 et 25).

Le droit applicable

La clause 6.1 de la politique DPI de l’ETSI, régie par le droit français, s’analyse en stipulation pour autrui ; les experts s’accordent sur l’exigence de bonne foi de l’article 1104 du Code civil (§§ 37 et 38). Le juge rappelle que le pouvoir de déclarer des droits suppose une utilité et qu’une déclaration rendue dans le seul but d’influer sur une juridiction étrangère est exclue (§§ 77 à 81). Les parties admettaient que la demande tendait à une mesure définitive, soumise à un critère de « high degree of assurance » (§ 87). Le paiement provisionnel de la règle 25.7 des CPR est jugé inapplicable (§ 90).

Question posée

L’exécution de bonne foi de l’engagement FRAND oblige-t-elle le titulaire, une fois les engagements réciproques donnés, à consentir une licence intérimaire, et une déclaration en ce sens aurait-elle une utilité légitime devant le juge anglais ?

Solution

Le juge retient le témoignage non contesté du conseil de Panasonic sur ses intentions (§§ 99 et 100) et n’est pas convaincu que la poursuite des actions allemandes ait objectivement pour effet de faire échec à l’engagement FRAND (§ 101), ni que l’offre de Panasonic soit manifestement non FRAND (§ 102). Il admet qu’une licence intérimaire entre dans les « irrevocable licences » de la clause 6.1, mais refuse d’y lire une obligation de l’accorder : la clause oblige seulement à faire une offre FRAND susceptible d’acceptation, et imposer une licence intérimaire pourrait favoriser le hold out (§ 103). La bonne foi n’impose donc aucune licence intérimaire (§ 104). Subsidiairement, la déclaration n’aurait pas d’utilité, présenterait une « strong flavour of anti-suit » et relèverait de l’impérialisme juridictionnel, les juridictions allemandes étant le for naturel de ce moyen de défense (§§ 111 et 112). Les déclarations et l’amendement sont refusés ; la demande de Panasonic est accueillie (§ 114).

Points clés pour la pratique

• Les engagements réciproques devant le juge anglais n’empêchent pas, selon cette décision, le titulaire de poursuivre ses actions en injonction devant les juridictions allemandes et la JUB (§§ 101 et 104).
• Le juge distingue l’obligation de faire une offre FRAND susceptible d’acceptation de l’obligation, écartée, de concéder immédiatement une licence (§ 103).
• Une déclaration dont l’utilité principale serait d’influer sur une juridiction étrangère se heurte à la courtoisie internationale (§§ 111 et 112).
• Enseignement pratique : l’implémenteur conserve la faculté d’invoquer devant les juridictions allemandes ses engagements envers le juge anglais comme preuve de sa volonté de prendre licence (§ 101).

Portée devant la JUB

Le juge laisse expressément aux juridictions allemandes et aux divisions locales de la JUB saisies l’appréciation de l’effet des engagements réciproques sur les demandes d’injonction (§§ 101 et 111).

Textes appliqués

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

art. 102

Politique DPI de l’ETSI

clause 6.1

Droit national

Code civil français, art. 1104, 1205 et 1206 ; Civil Procedure Rules, r. 25.1(1)(b), 25.7 et 40.20 ; § 315 BGB

Jurisprudence citée

CJUE, Huawei v ZTE, C-170/13 ; Unwired Planet v Huawei [2020] UKSC 37 ; Optis v Apple [2022] EWCA Civ 1411 ; Nokia v OnePlus [2023] EWHC 1912 (Pat) ; Teva v Novartis [2022] EWCA Civ 1617 ; TQ Delta v ZyXEL [2019] EWCA Civ 1277 ; Lenovo v InterDigital [2024] EWHC 596 (Ch) ; Lenovo v Ericsson [2024] EWHC 846 (Ch) ; Howden v ACE [2012] EWCA Civ 1624

Décisions connexes

• Panasonic v Xiaomi, Court of Appeal, 3 octobre 2024, arrêt rendu en appel dans la même affaire, qui déclare qu’un concédant de bonne foi dans la position de Panasonic accorderait une licence intérimaire.
• Optis v Apple, Court of Appeal, 27 octobre 2022, invoqué pour écarter un raisonnement favorisant le hold out.
• Unwired Planet v Huawei, Cour suprême du Royaume-Uni, 26 août 2020, fondement de l’analyse contractuelle de la clause 6.1.
• Huawei v ZTE, CJUE, 16 juillet 2015, cadre appliqué par les juridictions allemandes selon les experts.

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (National Archives), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.