Optis v Apple (EWCA, [2022] EWCA Civ 1411, 2022)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

La Court of Appeal (Arnold LJ, Asplin LJ et Elisabeth Laing LJ se déclarant d’accord, §§ 116 et 117) confirme l’« injonction FRAND » prononcée en première instance : le titulaire d’un brevet essentiel jugé valable et contrefait a droit à l’injonction tant que l’exécutant ne s’engage pas à prendre une licence aux conditions FRAND que le juge fixera ultérieurement (§§ 1 à 3 et 88 à 91). Les deux appels sont rejetés (§ 114).

L’arrêt fait de l’engagement effectif de prendre la licence fixée par le juge la condition du bénéfice de l’engagement FRAND. Il qualifie le hold-out et le hold-up de deux maux que le régime FRAND doit prévenir (§§ 7, 8 et 11) et invite les organismes de normalisation à prévoir un arbitrage juridiquement contraignant (§ 115).

Faits et procédure

Optis a engagé en février 2019 une action en contrefaçon de huit brevets déclarés essentiels auprès de l’ETSI ; l’affaire a été divisée en procès techniques (A à D), en un procès E sur les conditions FRAND, entendu à la mi-2022, et en un procès F (§§ 16 à 29). Le procès F portait sur la question de savoir si Apple était définitivement privée du bénéfice de l’engagement ETSI et si une injonction pure et simple devait suivre.

Par une ordonnance du 5 octobre 2021, Meade J ([2021] EWHC 2564 (Pat)) a subordonné la faculté pour Apple d’invoquer l’engagement ETSI à l’engagement d’entrer dans une licence dans la forme jugée FRAND au procès E ; Apple l’a donné et l’injonction pure et simple a été refusée (§§ 1 et 2). Apple a fait appel sur quatre moyens et Optis a formé un appel incident (§§ 49 à 57).

Le droit applicable

La clause 6.1 de la politique de propriété intellectuelle de l’ETSI, soumise au droit français, est analysée comme une stipulation pour autrui au profit de ceux qui recherchent une licence (§§ 31, 59 et 68). La Cour applique les principes posés par la Cour suprême dans Unwired Planet v Huawei ([2020] UKSC 37) et examine le moyen tiré de l’article 102 TFUE au regard de l’arrêt Huawei v ZTE (C-170/13) (§§ 92 à 100).

Question posée

L’exécutant qui refuse de s’engager à prendre la licence dont le juge fixera les conditions FRAND peut-il invoquer l’engagement FRAND pour échapper à l’injonction, et ce refus le prive-t-il définitivement du bénéfice de cet engagement ?

Solution

Le premier moyen d’Apple est rejeté : rechercher une licence suppose d’accepter de la prendre aux conditions objectivement FRAND, et la lecture d’Apple contredirait l’objectif de la clause 6.1 dégagé par la Cour suprême (§§ 66 et 68). Le deuxième moyen est qualifié de « hopeless contention » : le juge a constaté à bon droit qu’Apple entendait exploiter le brevet EP744 sans licence jusqu’au procès E (§ 81). Le moyen de concurrence est écarté : refuser l’injonction laisserait au titulaire un remède inadéquat et encouragerait le hold-out, les remèdes pécuniaires étant suffisants pour Apple, et rien dans Huawei v ZTE ne remet en cause la décision (§§ 92 à 100). Les griefs procéduraux sont également écartés (§§ 101 à 113).

L’appel incident d’Optis est rejeté : l’exécutant qui change d’avis reste bénéficiaire de la clause 6.1 et peut l’invoquer à tout moment (§§ 83 à 87), et l’injonction FRAND, qui réserve la possibilité pour Apple de changer d’avis, est la bonne solution de principe (§§ 88 à 91). La Cour relève l’état « dysfonctionnel » du système de règlement des litiges SEP et FRAND et estime que seul un arbitrage juridiquement contraignant intégré par les organismes de normalisation pourrait mettre fin à ces comportements (§ 115).

Points clés pour la pratique

• Devant les juridictions anglaises, le bénéfice de l’engagement FRAND suppose que l’exécutant s’engage à prendre la licence aux conditions qui seront fixées par le juge (§§ 3 et 68).
• Un refus initial n’emporte pas déchéance définitive : l’exécutant peut revenir sur sa position et invoquer l’engagement à tout moment (§§ 85 et 87).
• L’arrêt Huawei v ZTE ne fait pas obstacle à une injonction FRAND prononcée contre l’exécutant qui refuse un tel engagement (§ 100).
• Enseignement pratique : l’exécutant qui conteste des conditions FRAND au Royaume-Uni doit arbitrer tôt entre l’engagement de prendre la licence fixée par le juge et le risque d’une injonction sur le marché britannique.

Textes appliqués

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

art. 102

Autres textes

Politique de propriété intellectuelle de l’ETSI, clause 6.1

Droit national

Droit français : stipulation pour autrui

Jurisprudence citée

Unwired Planet v Huawei [2020] UKSC 37 ; Unwired Planet v Huawei [2017] EWHC 1304 (Pat) ; CJUE, Huawei v ZTE (C-170/13) ; TQ Delta v ZyXEL [2019] EWCA Civ 1277

Décisions connexes

• Unwired Planet v Huawei, 26 août 2020, arrêt de la Cour suprême dont l’arrêt applique les principes.
• Huawei v ZTE, 16 juillet 2015, arrêt de la CJUE examiné sur le moyen de concurrence (§ 100).
• Optis v Apple, 10 mai 2023, même affaire, jugement du procès E fixant les conditions FRAND.
• Optis v Apple, 1er mai 2025, même affaire, arrêt d’appel sur le procès E.

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (National Archives, caselaw.nationalarchives.gov.uk), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.