Titulaire de SEP v fabricant de smartphones (LG München I, 21 O 11522/21, 2022)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Le tribunal régional de Munich I (LG München I) condamne un fabricant de smartphones pour contrefaçon d’un brevet lié au codec vocal EVS et prononce cessation, rappel et destruction. Il rejette à la fois la défense FRAND, faute de volonté de licence, et l’exception de disproportion du § 139 al. 1 phrase 3 PatG introduite en 2021. Pour un titulaire de SEP qui respecte ses obligations FRAND, cette exception n’ouvre en principe aucune défense supplémentaire, même pour un produit complexe. Le jugement articule ainsi, parmi les premiers, la réforme de 2021 et la jurisprudence FRAND.

Faits et procédure

La demanderesse est titulaire de la partie allemande du brevet européen EP 2 080 193, qui porte sur l’estimation du retard de hauteur tonale (pitch lag) d’un signal audio (Rn. 1, 2 et 16 à 21). Elle vise les smartphones 4G de la défenderesse et ceux qui mettent en œuvre la spécification ETSI TS 126 445 relative au codec EVS (Rn. 3 et 4). Elle se présente comme une entreprise de recherche et un équipementier de réseau, également actif comme concédant de marque (Rn. 86 et 94).

La défenderesse contestait la contrefaçon, invoquait la défense FRAND et la disproportion, et demandait à titre subsidiaire un sursis à statuer dans l’attente d’une action en nullité introduite le 18 février 2022 (Rn. 9 et 11). Les parties étaient liées auparavant par une licence mondiale arrivée à échéance (Rn. 137).

Le droit applicable

Le droit à la cessation découle de l’article 64 CBE et du § 139 al. 1 PatG ; depuis la réforme de 2021, il est exclu lorsque son exercice entraînerait, au regard des circonstances particulières et de la bonne foi, une rigueur disproportionnée non justifiée par le droit exclusif (Rn. 82 et 88). La défense FRAND est appréciée au regard de l’article 102 TFUE, de l’arrêt Huawei v ZTE et des arrêts FRAND-Einwand I et II (Rn. 110 à 116).

Question posée

Le titulaire d’un SEP qui négocie conformément à ses obligations FRAND peut-il se voir opposer l’exception de disproportion du § 139 al. 1 phrase 3 PatG, notamment parce qu’il cherche avant tout à monétiser son brevet ou parce que le produit attaqué est complexe ?

Solution

Non. L’exception est réservée à des cas exceptionnels et la charge de la preuve pèse sur le défendeur (Rn. 89 et 90). Le seul fait qu’un titulaire cherche à monétiser son brevet ne suffit pas ; en outre, la demanderesse est active sur le marché des équipements de réseau (Rn. 93 et 94). Il ne peut lui être reproché de respecter ses obligations FRAND et de négocier, et elle n’a pas à attendre la fin des négociations pour agir (Rn. 95). La complexité du produit n’emporte pas de disproportion pour un SEP, puisque l’utilisateur peut obtenir une licence et que l’échec de la négociation lui est imputable (Rn. 96 et 97). Lorsque le titulaire respecte ses obligations FRAND, l’exception n’ouvre pas de défense supplémentaire en l’absence d’autres circonstances (Rn. 98). Aucune compensation financière n’est due (Rn. 101) et le rappel et la destruction ne sont pas davantage disproportionnés (Rn. 106).

La défense FRAND échoue : les offres de la demanderesse n’étaient pas inacceptables au point de dispenser de réponse, et la défenderesse a négocié de façon dilatoire, formulé tardivement ses griefs et omis de franchir l’étape suivante lorsqu’elle s’imposait (Rn. 118, 135 à 153). Une rémunération jugée excessive relève, sauf offre inappropriée, de l’abus de prix, qui ne peut être opposé dans l’instance en contrefaçon (Rn. 164). Le sursis à statuer est refusé (Rn. 173 à 198).

Points clés pour la pratique

• Le profil du titulaire (exploitant de brevets ou industriel) ne suffit pas, à lui seul, à rendre la cessation disproportionnée (Rn. 94).
• La complexité d’un produit intégrant un SEP n’est pas un argument recevable lorsque l’utilisateur pouvait obtenir une licence et ne l’a pas fait (Rn. 97).
• La défense FRAND et l’exception de disproportion ne s’additionnent pas : le défendeur non disposé à prendre licence ne gagne rien à invoquer la seconde (Rn. 97 et 98).
• Enseignement pratique : documenter la régularité de sa conduite de négociation permet au titulaire de neutraliser simultanément la défense FRAND et l’exception de disproportion (Rn. 95 à 99).

Textes appliqués

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

art. 102

Convention sur le brevet européen

art. 64 ; art. 69

Droit de l’Union

Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 7 point 2

Droit national

§§ 10, 139 al. 1 et 2, 140a al. 4, 140b et 143 PatG ; §§ 242, 259 et 840 BGB ; §§ 148 et 256 ZPO

Jurisprudence citée

CJUE, Huawei v ZTE (GRUR 2015, 764) ; BGH, FRAND-Einwand I (GRUR 2020, 961) ; BGH, FRAND-Einwand II (GRUR 2021, 585) ; BGH, Abdichtsystem (GRUR 2017, 785) ; BGH, Transportfahrzeug (GRUR 1987, 284)

Décisions connexes

• Huawei v ZTE (CJUE, C-170/13), 16 juillet 2015, cadre de la défense FRAND appliqué par le tribunal.
• Sisvel v Haier (BGH, KZR 36/17), 5 mai 2020, arrêt FRAND-Einwand I cité sur la volonté de licence.
• Sisvel v Haier II (BGH, KZR 35/17), 24 novembre 2020, arrêt FRAND-Einwand II cité sur la tactique dilatoire.

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (portail officiel gesetze-bayern.de), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.