FRAND-Einwand II (BGH, KZR 35/17, 2020)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

La chambre des ententes de la Cour fédérale de justice (BGH) casse l’arrêt du tribunal régional supérieur de Düsseldorf (OLG Düsseldorf) qui avait rejeté, en l’état, les demandes de cessation, de rappel et de destruction visant deux sociétés du groupe Haier, et rétablit le jugement de première instance (Rn. 9 et 138). L’exception de licence obligatoire fondée sur le droit de la concurrence échoue, faute de volonté claire et constante de conclure une licence FRAND (Rn. 85 à 126).

L’arrêt précise, après FRAND-Einwand I, que cette volonté reste nécessaire même après l’offre du titulaire, qu’une offre discriminatoire ne suffit pas à caractériser un abus face à un exécutant réticent, et que la réparation n’est pas plafonnée à la redevance (Rn. 69 à 76, 106, 107 et 136).

Faits et procédure

La demanderesse, inscrite au registre depuis le 1er octobre 2012, est titulaire de la partie allemande du brevet EP 1 264 504 déposé par Nokia Oy, relatif au rétablissement d’une liaison radio avec plusieurs porteuses, dont l’action en nullité a échoué (Rn. 1 à 3). Elle a informé le groupe Haier le 20 décembre 2012 de son offre de licence FRAND sur un portefeuille d’environ 235 brevets, puis a souscrit un engagement FRAND auprès de l’ETSI le 10 avril 2013 (Rn. 4, 5 et 99). Le tribunal régional de Düsseldorf a fait droit à toutes les demandes ; l’OLG Düsseldorf a retenu l’exception FRAND au motif que les offres de la titulaire étaient discriminatoires par rapport à celles consenties à une licenciée chinoise (Rn. 6, 7 et 45 à 47).

Le droit applicable

La titulaire occupe une position dominante sur le marché de la licence, l’usage du brevet étant pratiquement incontournable pour mettre en œuvre la norme UMTS (Rn. 49 et 50). L’abus au sens de l’article 102 TFUE ne résulte pas des conditions offertes en début de négociation, mais du refus d’accorder à un licencié de bonne volonté une licence FRAND au terme de la négociation (Rn. 53 et 54). Le cadre de Huawei c. ZTE définit négativement les conditions d’absence d’abus et laisse place à l’appréciation de toutes les circonstances (Rn. 64 et 65).

Question posée

Le titulaire d’un brevet essentiel abuse-t-il de sa position dominante en poursuivant une action en cessation contre un exécutant qui ne s’est pas montré clairement disposé à prendre une licence, lorsque ses propres offres seraient discriminatoires ?

Solution

L’exécutant doit déclarer clairement et sans équivoque sa volonté de conclure une licence FRAND, puis participer de manière ciblée à la négociation ; la partie qui a tardé doit redoubler d’efforts (Rn. 57 à 62). Cette volonté n’est pas une simple porte d’entrée : elle demeure nécessaire après l’offre du titulaire, qui est le point de départ et non l’aboutissement de la négociation, aucune licence FRAND unique n’existant en général (Rn. 68 à 76). L’abus s’apprécie à chaque étape : une volonté exprimée tardivement ne rend pas nécessairement abusive la poursuite de l’action déjà engagée (Rn. 79 à 83).

Haier n’a jamais été un licencié de bonne volonté : réponse près d’un an après la notification, exprimant le seul espoir de négocier (Rn. 87 à 90) ; disposition subordonnée en janvier 2016 à la confirmation définitive de la contrefaçon et de la validité par les juridictions allemandes (Rn. 94 et 95) ; exigence de tableaux de revendications pour tout le portefeuille, alors que le titulaire doit seulement exposer les fonctions normalisées concernées (Rn. 96 à 99) ; offres limitées aux familles des brevets en litige (Rn. 102). La contre-offre présentée quatre semaines avant la clôture des débats d’appel, limitée aux deux distributrices et retenant quatre familles essentielles, n’était qu’une manœuvre défensive (Rn. 104 à 126). À défaut de volonté, le caractère discriminatoire des offres est indifférent (Rn. 106 et 107).

Le moyen tiré d’un patent ambush de l’ancien titulaire ne peut être opposé à l’ayant cause à titre particulier, hors protection du § 15, al. 3, PatG, et suppose au surplus des indices que la norme aurait été rédigée autrement (Rn. 130 à 133). Les dommages-intérêts ne sont pas limités à une redevance (Rn. 134 à 136). Aucun renvoi préjudiciel n’est nécessaire (Rn. 137).

Points clés pour la pratique

• Une volonté de licence conditionnée à l’issue des procédures de contrefaçon et de nullité est insuffisante (Rn. 95).
• Le titulaire d’un portefeuille n’a pas à produire des tableaux de revendications pour chaque brevet ; une liste des brevets et l’indication des fonctions normalisées suffisent (Rn. 97 à 99).
• Une contre-offre de dernière minute, limitée aux défenderesses et à quelques familles, ne rétablit pas la bonne foi (Rn. 116 à 126).
• Enseignement pratique : l’exécutant notifié doit répondre sans délai, déclarer une volonté inconditionnelle et discuter l’offre sur le fond ; à défaut, ni la discrimination alléguée ni une contre-offre tardive ne le protègent (Rn. 87, 107 et 126).

Textes appliqués

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

art. 102, al. 2, b et c

Droit national

§§ 9, 15, al. 3, et 139, al. 2, PatG ; §§ 203, 404 et 413 BGB ; §§ 562 et 564 ZPO ; § 19, al. 4, n° 4, GWB (ancienne version)

Jurisprudence citée

BGH, FRAND-Einwand I, KZR 36/17 ; BGH, X ZR 35/18 ; BGH, Orange-Book-Standard, KZR 39/06 ; BGH, Fährhafen Puttgarden I et II ; BGH, Standard-Spundfass ; BGH, Tintenpatrone I ; CJUE, Huawei c. ZTE, C-170/13 ; CJUE, IMS Health, C-418/01 ; CJUE, Katsivardas, C-160/09 ; Commission européenne, Motorola, C(2014) 2892 ; Unwired Planet v Huawei [2017] EWHC 711 (Pat), [2018] EWCA Civ 2344 et [2020] UKSC 37 ; gerechtshof Den Haag, GRUR Int. 2020, 174 ; OLG Karlsruhe, GRUR 2020, 166 ; LG Düsseldorf, 4c O 17/19

Décisions connexes

• FRAND-Einwand I, Cour fédérale de justice (BGH), 5 mai 2020, arrêt rendu entre les mêmes parties, dont le présent arrêt reprend et prolonge les motifs (Rn. 53 et 88).
• Huawei c. ZTE, Cour de justice de l’Union européenne, 16 juillet 2015, arrêt dont la cour vérifie la conformité de ses exigences (Rn. 63 à 68 et 77).
• Orange-Book-Standard, Cour fédérale de justice (BGH), 6 mai 2009, invoqué sur l’insuffisance d’une volonté conditionnelle (Rn. 95).
• Unwired Planet v Huawei, Cour suprême du Royaume-Uni, 26 août 2020, cité sur l’appréciation au cas par cas et la licence de portefeuille (Rn. 65, 118 et 137).

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (WIPO Lex, texte allemand), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.