FRAND-Einwand (BGH, KZR 36/17, 2020)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Dans l’arrêt FRAND-Einwand, la Cour fédérale de justice (BGH) rejette l’objection tirée de l’abus de position dominante opposée par deux sociétés d’un groupe de fabricants de terminaux à la titulaire d’un brevet essentiel à la norme GPRS. Elle rétablit le jugement du tribunal régional de Düsseldorf (LG Düsseldorf). L’arrêt précise la lecture allemande de Huawei v ZTE : le contrefacteur doit se déclarer clairement et sans condition disposé à conclure une licence aux conditions FRAND, quelles qu’elles soient, et participer ensuite activement aux négociations. Les obligations d’offre et d’explication du titulaire ne naissent qu’à la suite d’une telle déclaration.

Faits et procédure

La demanderesse est titulaire de la partie allemande du brevet européen 852 885, déposé le 25 septembre 1996 sous priorité finlandaise et expiré en cours d’appel ; sa revendication 12 a été partiellement annulée (Rn. 1 et 2). Les défenderesses, sociétés d’un même groupe, distribuaient en Allemagne des téléphones et tablettes compatibles GPRS, extension de la norme GSM gérée par l’ETSI (Rn. 3). La titulaire a souscrit un engagement FRAND auprès de l’ETSI le 10 avril 2013 (Rn. 4). Le LG Düsseldorf a fait droit à toutes les demandes. En appel, la demande d’interdiction a été déclarée sans objet après l’expiration du brevet ; le tribunal régional supérieur de Düsseldorf (OLG Düsseldorf) a admis l’objection FRAND contre la destruction et le rappel et limité les dommages et intérêts au montant d’une redevance FRAND (Rn. 5, 6 et 48 à 51).

Le droit applicable

Le BGH applique l’article 102 TFUE et les §§ 18 et 19 GWB à la lumière de Huawei v ZTE. La titulaire d’un brevet essentiel non substituable occupe une position dominante sur un marché de concession de licences distinct (Rn. 57 à 60). Cette position ne dure qu’autant que le titulaire peut empêcher la mise sur le marché, et cesse en principe à l’expiration du brevet (Rn. 65). L’action en interdiction, rappel ou destruction est abusive lorsque le contrefacteur a fait une offre inconditionnelle que le titulaire ne peut refuser (Rn. 71), ou lorsque le titulaire n’a pas fait les efforts requis envers un contrefacteur en principe disposé à prendre une licence (Rn. 72).

Question posée

À quelles conditions le contrefacteur d’un brevet essentiel peut-il être tenu pour disposé à prendre une licence, de sorte que le titulaire qui agit en justice sans lui avoir fait d’offre FRAND abuse de sa position dominante ?

Solution

L’avertissement préalable (Rn. 73 et 74) doit désigner le brevet, l’acte reproché et les produits visés, sans explication technique détaillée ; les tableaux de revendications sont suffisants mais non obligatoires (Rn. 85). Les lettres adressées aux sociétés mères à partir du 20 décembre 2012 y satisfaisaient (Rn. 87 à 89). Le titulaire peut ensuite devoir motiver sa demande de redevance, notamment pour une licence de portefeuille, en principe licite (Rn. 76 à 78). Mais ces obligations supposent que le contrefacteur se déclare clairement et sans ambiguïté disposé à conclure une licence aux conditions FRAND et participe ensuite activement aux négociations ; se dire prêt à envisager une licence ne suffit pas (Rn. 83).

En l’espèce, la déclaration du 12 décembre 2013, plus d’un an après le premier avertissement, était tardive, car le silence gardé plusieurs mois révèle en règle générale un défaut d’intérêt (Rn. 92). Le courriel du 17 décembre 2013, qui espérait une négociation, ne valait pas déclaration (Rn. 95). La lettre du 16 janvier 2016, subordonnant la licence à une décision définitive sur la contrefaçon et la validité, était conditionnelle et donc insuffisante (Rn. 96), et celle du 23 mars 2016 maintenait cette position (Rn. 97). Exiger après trois ans des tableaux de revendications pour les 450 brevets du portefeuille était un indice de manœuvre dilatoire (Rn. 98). La contre-offre du 20 janvier 2017, postérieure à l’expiration, est sans incidence (Rn. 100). La discrimination retenue par l’OLG n’était pas davantage établie (Rn. 101 et 102). Le jugement du LG est rétabli (Rn. 103) : destruction et rappel sont limités aux produits détenus ou livrés avant l’expiration (Rn. 105). La demande de dommages et intérêts n’est pas abusive ; le contrefacteur ne peut y opposer qu’une créance propre, qui ne naît que s’il a demandé une licence FRAND et que le titulaire n’y a pas répondu conformément à ses obligations (Rn. 111 et 112).

Points clés pour la pratique

• La disposition à prendre une licence doit être claire, inconditionnelle, rapide et durable (Rn. 83 et 92).
• L’obligation du titulaire de justifier le calcul de sa redevance ne naît qu’après une déclaration sérieuse du contrefacteur (Rn. 99).
• L’objection FRAND ne limite pas les dommages et intérêts, sauf créance propre du contrefacteur ayant demandé une licence (Rn. 111).
• Enseignement pratique : dès le premier avertissement, le contrefacteur doit documenter une disposition inconditionnelle à conclure une licence FRAND, la contestation du brevet pouvant être réservée sans la conditionner.

Textes appliqués

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

art. 102

Droit national

§§ 18 et 19 GWB ; §§ 139 et 140a PatG ; §§ 91a et 97 ZPO

Autres textes

Règlement (CE) n° 1/2003, art. 2

Jurisprudence citée

CJUE, Huawei/ZTE (C-170/13) ; United Brands (27/76) ; Tomra (C-549/10 P) ; Magill (C-241/91) ; Oscar Bronner (C-7/97) ; IMS Health (C-418/01) ; MEO (C-525/16) ; Michelin (322/81) ; Lelos (C-486/06) ; BGH, Orange-Book-Standard (KZR 39/06), Standard-Spundfass (KZR 40/02), National Geographic II (KVR 12/06), VBL-Gegenwert II (KZR 47/14), NetCologne (KZR 30/14), Entega II (KZR 5/10), Temperaturwächter (X ZR 150/98), Werkzeuggriff (X ZR 76/18), X ZR 44/18 ; OLG Karlsruhe, GRUR 2020, 166 ; Unwired Planet v Huawei [2017] EWHC 711 (Pat) et [2018] EWCA Civ 2344 ; Commission européenne, Motorola, C(2014) 2892

Décisions connexes

• OLG Düsseldorf, 30 mars 2017, arrêt d’appel infirmé (Rn. 47 à 51).
• Huawei v ZTE, 16 juillet 2015, cadre appliqué et interprété par le BGH.
• Orange-Book-Standard, 6 mai 2009, cité sur l’offre inconditionnelle et la disposition conditionnelle (Rn. 71 et 96).
• Unwired Planet v Huawei, 5 avril 2017, cité pour la définition du licencié de bonne volonté (Rn. 83).

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (WIPO Lex, texte allemand, version PDF), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.