Pemetrexed (BGH, X ZR 29/15, 2016)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

La Cour fédérale de justice (BGH) casse l’arrêt du tribunal régional supérieur de Düsseldorf (OLG Düsseldorf) qui avait écarté toute contrefaçon d’une revendication portant sur l’utilisation du pemetrexed disodique par un générique à base de pemetrexed dipotassique, et renvoie l’affaire (dispositif). Elle approuve l’interprétation littérale limitant la revendication au sel disodique, mais juge que l’équivalence n’est pas exclue : le principe selon lequel elle l’est en règle lorsque la description divulgue plusieurs possibilités et que la revendication n’en retient qu’une ne s’applique pas lorsque, comme ici, le brevet ne divulgue qu’un mode de réalisation et ne nomme pas le sel substitué (Rn. 52, 55 et 59). Ni une restriction de la revendication dictée par des considérations formelles, ni la précision d’un nom chimique n’excluent par elles-mêmes l’équivalence (Rn. 68, 72 et 76 à 81).

Faits et procédure

Les parties ne sont pas nommées dans le texte publié. La demanderesse est cotitulaire du brevet européen EP 1 313 508, dont la revendication 1 vise l’utilisation du pemetrexed disodique pour la fabrication d’un médicament destiné à une thérapie combinée avec la vitamine B12 ou un dérivé pharmaceutique (Rn. 1). La protection de la substance pemetrexed et de ses sels, par le brevet EP 432 677 et un certificat complémentaire de protection, a pris fin le 10 décembre 2015 (Rn. 2). Les défenderesses entendaient commercialiser un générique contenant du pemetrexed dipotassique (Rn. 3). Le tribunal régional de Düsseldorf (LG Düsseldorf) a retenu la contrefaçon par équivalent sur la demande subsidiaire ; l’OLG Düsseldorf a rejeté l’action en totalité (Rn. 4), la revendication se limitant selon lui à un composé unique (Rn. 22 et 23).

Le droit applicable

L’étendue de la protection se détermine selon l’article 69 de la CBE et son protocole interprétatif. L’équivalence suppose un moyen de même effet, que l’homme du métier pouvait trouver par des considérations orientées sur le sens de la revendication (Rn. 49) ; la BGH rapproche ce critère des questions Improver du droit anglais (Rn. 51). Selon les arrêts Okklusionsvorrichtung et Diglycidverbindung, l’équivalence est en règle exclue lorsque la description divulgue plusieurs possibilités et que la revendication n’en retient qu’une (Rn. 52). Une revendication d’utilisation d’une substance à des fins médicales constitue une protection de substance limitée à un usage (Rn. 83).

Question posée

Lorsque la revendication ne vise qu’un sel déterminé d’un principe actif, l’équivalence est-elle exclue à l’égard d’un autre sel du même principe actif qui n’est pas mentionné dans le brevet ?

Solution

La BGH approuve la lecture littérale : le terme vise le seul sel disodique, même si l’effet antitumoral provient du seul ion pemetrexed (Rn. 34). Elle censure en revanche le rejet de l’équivalence. À la différence des affaires Okklusionsvorrichtung et Diglycidverbindung, le brevet ne divulgue qu’un mode de réalisation (Rn. 55). La divulgation d’une formule générale ne divulgue pas les composés individuels qu’elle couvre (Rn. 58), et l’appartenance du pemetrexed dipotassique à la même classe d’antifolates ne suffit pas à le tenir pour divulgué (Rn. 59). L’évidence de la substitution ne suffit pas davantage à caractériser un choix excluant l’équivalence (Rn. 60). Un tel choix peut résulter d’une propriété particulière du composé retenu, question d’espèce (Rn. 62 et 63), ou d’une restriction en cours de délivrance destinée à se démarquer de l’état de la technique, non d’une restriction répondant à des exigences formelles ou visant à éviter une extension inadmissible (Rn. 64 à 68). En l’espèce, la comparaison des versions de la revendication indique des considérations formelles (Rn. 72). La sécurité juridique n’impose pas d’exclure le pemetrexed dipotassique (Rn. 73 à 75), et la précision d’une dénomination chimique ne fait pas obstacle à l’équivalence (Rn. 76 à 81). S’agissant de la contrefaçon indirecte, l’OLG ne pouvait l’écarter au seul vu du libellé de la revendication d’utilisation (Rn. 87 et 88). L’OLG devra établir l’équivalence fonctionnelle et l’accessibilité pour l’homme du métier, puis, le cas échéant, les questions laissées ouvertes sur la contrefaçon indirecte (Rn. 89 à 91).

Points clés pour la pratique

• L’exclusion de l’équivalence fondée sur un choix parmi plusieurs possibilités suppose que l’alternative soit effectivement divulguée dans le brevet ; l’appartenance à une même classe de composés ne suffit pas (Rn. 55 et 59).
• Une restriction de la revendication en cours de délivrance ne traduit un choix excluant l’équivalence que si elle vise à se démarquer de l’état de la technique (Rn. 66 à 68).
• Une dénomination chimique précise dans la revendication n’exclut pas, à elle seule, l’équivalence (Rn. 76 à 81).
• Enseignement pratique : le génériqueur qui substitue un autre sel au sel revendiqué ne peut s’en tenir au libellé de la revendication ; le débat porte sur l’équivalence fonctionnelle et sur ce que l’homme du métier pouvait trouver (Rn. 90).

Textes appliqués

Convention sur le brevet européen

art. 69 ; art. 54, par. 5

Protocole interprétatif de l’article 69 CBE

art. 1er et 2

Droit national

§ 3, al. 4, et § 14 PatG

Jurisprudence citée

BGH, Okklusionsvorrichtung (X ZR 16/09) ; BGH, Diglycidverbindung (X ZR 69/10) ; BGH, Olanzapin (X ZR 89/07) ; BGH, Escitalopram (Xa ZR 130/07) ; BGH, Arzneimittelgebrauchsmuster (X ZB 7/03) ; BGH, Kollagenase I (X ZB 5/13) ; Catnic Components v Hill & Smith [1982] RPC 183 ; Improver v Remington [1990] FSR 181 ; Actavis v Eli Lilly [2014] EWHC 1511 (Pat) et [2015] EWCA Civ 555

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (WIPO Lex, texte allemand), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.