Neurim Pharmaceuticals v Generics UK (EWCA, [2020] EWCA Civ 793, 2020)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

La Court of Appeal confirme le refus d’une injonction provisoire demandée par Neurim et son licencié exclusif Flynn contre le lancement par Mylan d’un générique de Circadin (mélatonine à libération prolongée). Le brevet, qui revendique sous forme suisse une utilisation thérapeutique, avait été jugé invalide par la division d’opposition de l’OEB, décision frappée de recours et donc suspendue. Un procès au fond ayant été fixé à un peu plus de quatre mois, les dommages et intérêts constituaient une réparation adéquate pour les demanderesses : les pertes alléguées étaient calculables et l’entrée d’autres génériques avant le procès n’était pas établie. L’arrêt montre, pour le praticien, le poids d’un calendrier accéléré et d’un examen critique des preuves de préjudice dans l’analyse American Cyanamid.

Faits et procédure

Le brevet EP(UK) 1 441 702 B1, qui expire le 12 août 2022, revendique l’utilisation d’une formulation de mélatonine à libération prolongée pour améliorer la qualité réparatrice du sommeil chez des patients souffrant d’insomnie primaire (§§ 1, 3 et 4). Par décision du 2 janvier 2020, la division d’opposition l’a jugé invalide ; le recours suspend cet effet (§ 3). Mylan a obtenu vers décembre 2019 une autorisation de mise sur le marché pour un générique au même libellé (§ 10). Le 3 juin 2020, Marcus Smith J a refusé l’injonction provisoire ; un procès accéléré avait entre-temps été fixé à compter du 26 octobre 2020 (§§ 1 et 11).

Le droit applicable

Le juge peut accorder une injonction provisoire lorsque cela est « just and convenient » (article 37(1) du Senior Courts Act 1981), selon la démarche en quatre étapes de l’arrêt American Cyanamid v Ethicon : question sérieuse à juger, caractère adéquat des dommages et intérêts pour le demandeur, puis pour le défendeur, enfin balance des intérêts (§ 15). Les dommages et intérêts n’ont pas à être parfaits pour être adéquats (§ 16).

Question posée

Les dommages et intérêts sont-ils une réparation adéquate pour un titulaire exposé, pendant quatre mois avant le procès, à la concurrence d’un générique, alors qu’il invoque une spirale des prix et des pertes indirectes pour ses activités ?

Solution

Lord Justice Floyd relève d’abord une erreur du premier juge : aux étapes 2 à 4, le juge doit trancher au mieux les questions de fait sur les preuves écrites disponibles, et non se contenter de rechercher une question sérieuse ; l’erreur est sans incidence, la Court of Appeal pouvant statuer sur les mêmes pièces (§§ 18 et 19). Les pertes indirectes invoquées (recherche, essais cliniques, licenciements) ne sont pas établies : les témoignages avaient été établis avant la fixation du procès accéléré, et les réserves de Neurim suffisaient à maintenir ces activités (§§ 38 à 41 et 49). La période jusqu’au procès est très brève, 53 % des prescriptions visent la marque et le prix de remboursement ne devrait pas évoluer avant le procès (§ 43). L’entrée d’un second générique n’est pas probable, Teva étant liée par un accord transactionnel (§§ 44 à 47) ; il ne s’agit donc pas d’une spirale des prix (§ 50). Les prévisions de ventes des demanderesses et les chiffres réels de Flynn et de Mylan permettront de calculer le préjudice, y compris par extrapolation après le procès, les dommages et intérêts étant appréciés largement (§§ 51 et 52). La Court of Appeal précise ne trancher aucun principe d’application générale (§ 54). Les dommages et intérêts étant adéquats, l’appel est rejeté sans examen de la balance des intérêts (§ 55).

Points clés pour la pratique

• Aux étapes 2 à 4 de l’analyse American Cyanamid, le juge tranche les faits au mieux sur la preuve écrite (§ 18).
• La fixation d’un procès accéléré réduit fortement la portée des préjudices allégués et impose une lecture critique des preuves établies auparavant (§§ 38 et 40).
• Enseignement pratique : le titulaire qui sollicite une injonction provisoire doit actualiser ses preuves de préjudice au calendrier effectif de la procédure et établir concrètement l’entrée probable d’autres génériques.

Textes appliqués

Droit national

Senior Courts Act 1981, article 37(1)

Jurisprudence citée

American Cyanamid v Ethicon [1975] AC 396 ; National Commercial Bank of Jamaica v Olint [2009] UKPC 16 ; Livingstone v Rawyards Coal Company ; Pneumatic Tyre Co v Puncture Proof Pneumatic Tyre Co (1899) 16 RPC 209

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (National Archives, Find Case Law), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.