Merck Sharp & Dohme v Deutsches Patent- und Markenamt (CJUE, C-125/10, 2011)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Saisie par le Bundespatentgericht (tribunal fédéral des brevets allemand), la Cour juge que l’article 13 du règlement 1768/92, lu en combinaison avec l’article 36 du règlement 1901/2006, permet la délivrance d’un certificat complémentaire de protection (CCP) lorsque moins de cinq ans se sont écoulés entre le dépôt de la demande de brevet de base et la première autorisation de mise sur le marché (AMM) dans l’Union. Le certificat a alors une durée négative, qui ne peut être arrondie à zéro : la prorogation pédiatrique de six mois court à compter de la date obtenue en retranchant de la date d’expiration du brevet la différence entre cinq ans et la période écoulée.

Faits et procédure

Merck Sharp & Dohme (Merck) est titulaire d’un brevet européen portant sur des inhibiteurs de la dipeptidylpeptidase destinés au traitement ou à la prévention du diabète, dont la demande a été déposée le 5 juillet 2002 (point 15). Le 14 septembre 2007, elle a demandé un CCP pour la sitagliptine en indiquant le 21 mars 2007 comme date de la première AMM dans l’Union (point 16). L’office allemand des brevets et des marques (DPMA) a rejeté la demande le 1er juillet 2008 : seuls quatre ans, huit mois et seize jours séparaient le dépôt de la demande de brevet de la première AMM, soit une durée négative de trois mois et quatorze jours (point 17). Merck a saisi le Bundespatentgericht ; un plan d’investigation pédiatrique pour la sitagliptine avait été approuvé par l’autorité compétente le 27 mars 2009, les études devant être achevées d’ici 2017 (points 18 et 19).

Le droit applicable

La demande ayant été déposée avant l’entrée en vigueur du règlement 469/2009, qui codifie le règlement 1768/92, ce dernier s’applique (points 23 à 25). Son article 13, paragraphe 1, fixe la durée du CCP à la période écoulée entre le dépôt de la demande de brevet de base et la première AMM dans la Communauté, réduite de cinq ans ; l’article 13, paragraphe 3, en prévoit la prorogation de six mois. L’article 36, paragraphes 1 et 4, du règlement 1901/2006 accorde cette prorogation au titulaire dont la demande d’AMM inclut les résultats de toutes les études menées conformément à un plan d’investigation pédiatrique approuvé ; selon le considérant 27, elle n’est possible que si un CCP a été délivré (points 13, 14 et 36).

Question posée

Un CCP peut-il être délivré lorsque moins de cinq ans se sont écoulés entre le dépôt de la demande de brevet de base et la première AMM dans l’Union et, dans l’affirmative, à partir de quelle date court la prorogation pédiatrique (points 26 et 27) ?

Solution

L’article 13, paragraphe 1, n’exclut pas expressément un CCP de durée négative (point 28), et une durée positive ne figure ni parmi les conditions de l’article 3 ni parmi les règles de procédure des articles 7 à 9 (point 30). Le CCP compense l’insuffisance de la protection effective du brevet (points 31 à 33) ; le règlement 1901/2006 récompense l’effort de recherche pédiatrique (point 34). Un CCP de durée nulle ou négative n’a pas d’utilité propre, mais il peut servir au titulaire qui souhaite obtenir la prorogation pédiatrique (point 35) ; le refuser priverait celle-ci de son effet utile (point 37). Cumulés, le CCP et la prorogation assurent une exclusivité de quinze ans et six mois au plus à compter de la première AMM (point 38) ; la prorogation n’a donc d’intérêt que si la première AMM intervient au moins quatre ans et demi après le dépôt, car elle n’est utile que si la durée négative n’excède pas six mois (point 39). Un CCP ne peut donc être refusé au seul motif que la durée calculée selon l’article 13, paragraphe 1, n’est pas positive (point 40). Cette durée négative ne peut être arrondie à zéro : la prorogation court à compter de la date obtenue en retranchant de la date d’expiration du brevet la différence entre cinq ans et la période écoulée (points 41 et 42). En l’espèce, le CCP et la prorogation procurent une protection de deux mois et seize jours à compter de l’expiration du brevet de base (point 44).

Points clés pour la pratique

• Une durée positive n’est pas une condition de délivrance du CCP : un certificat de durée nulle ou négative doit être délivré si les conditions de l’article 3 sont réunies (points 30 et 40).
• La durée négative n’est pas arrondie à zéro : elle s’impute sur les six mois de la prorogation pédiatrique, qui commence à courir avant l’expiration du brevet (points 41 et 42).
• Enseignement pratique : même lorsque la première AMM suit de moins de cinq ans le dépôt du brevet de base, la demande de CCP reste le passage obligé vers la prorogation pédiatrique, la protection résiduelle se calculant en déduisant la durée négative des six mois.

Textes appliqués

Règlement (CEE) n° 1768/92

art. 3, 7, 8, 10 et 13

Règlement (CE) n° 1901/2006

art. 36 et considérants 26 et 27

Règlement (CE) n° 469/2009

art. 13 (version codifiée, non applicable au litige)

Jurisprudence citée

Hässle (C-127/00) ; AHP Manufacturing (C-482/07)

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (EUR-Lex, version anglaise), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.