Escitalopram (HR, 12/00888, 2013)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

La Cour suprême des Pays-Bas (Hoge Raad) casse l’arrêt de la cour d’appel de La Haye du 24 janvier 2012, qui avait annulé la partie néerlandaise du brevet européen EP 0 347 066 pour ses revendications de produit portant sur l’escitalopram, et renvoie l’affaire (point 8). Elle juge qu’une substance dont la composition et les propriétés possibles sont connues peut néanmoins être inventive lorsque l’état de la technique ne connaissait, à la date de priorité, aucun procédé pour l’obtenir et que le procédé revendiqué permet pour la première fois de l’obtenir de manière inventive : un brevet de produit peut alors être obtenu (point 4.3). La charge de prouver le défaut d’activité inventive, y compris l’existence d’un procédé d’obtention connu, pèse sur le demandeur en nullité (point 4.5.2). L’arrêt intéresse le contentieux des énantiomères et des substances connues mais jusque-là inaccessibles.

Faits et procédure

La titulaire du brevet, dont le nom est anonymisé dans le texte publié, commercialise depuis 1989 Cipramil (citalopram) et depuis 2002 Cipralex (escitalopram), deux antidépresseurs (point 3.1, ii). Le citalopram est un racémate de deux énantiomères ; l’escitalopram en est l’énantiomère (+) ou S (point 3.1, iii). Le brevet EP 066, délivré en 1995 sans opposition, revendique l’escitalopram et ses sels (revendications 1 à 5), un procédé de préparation (revendication 6) et un intermédiaire (revendication 7) (point 3.1, iv et v). Un certificat complémentaire de protection (CCP) a été délivré en 2004 pour l’escitalopram (point 3.1, v). Deux fabricants de génériques, dont Centrafarm, demandaient l’annulation de EP 066 et, subsidiairement, la nullité du CCP (point 3.2). La cour d’appel a annulé les revendications 1 à 5, l’activité inventive du seul procédé ne justifiant pas selon elle une protection absolue de la substance (point 4.1, c et d), et a mis à la charge de la titulaire, sur le fondement de la décision T 595/90 de l’OEB, la preuve qu’aucun procédé d’obtention n’était connu (point 4.1, e).

Le droit applicable

L’activité inventive s’apprécie au regard de l’article 56 de la CBE et de l’article 6 de la loi néerlandaise sur les brevets de 1995 (ROW 1995), la nouveauté au regard de l’article 54, paragraphe 1, de la CBE et de l’article 4 ROW 1995 (points 4.3 et 5.2.2). La charge de la preuve obéit à la règle générale de l’article 150 du code de procédure civile (Rv) (point 4.5.2). Le CCP relève du règlement (CE) n° 469/2009, le produit s’entendant du principe actif (article 1er, b) et un certificat antérieur pour le même produit entraînant la nullité (articles 3, c, et 15) (point 5.5.1).

Question posée

Une substance connue dans sa composition et ses propriétés possibles, mais qu’aucun procédé connu ne permettait d’obtenir à la date de priorité, peut-elle faire l’objet d’un brevet de produit, et à qui incombe la preuve de l’existence d’un procédé d’obtention connu ?

Solution

Le moyen principal est fondé. La Hoge Raad rattache sa solution à la jurisprudence constante des chambres de recours de l’OEB et aux décisions rendues sur le même brevet par la Cour fédérale de justice allemande (Xa ZR 130/07) et par la House of Lords ([2009] UKHL 12) (point 4.3). La cour d’appel ne pouvait conclure au défaut d’activité inventive sans examiner ce fondement (point 4.4), ni écarter la thèse de la titulaire faute d’offre de preuve spécifique sans constater que le rapport des génériqueurs la contestait suffisamment (point 4.5.1). La décision T 595/90, rendue en matière de délivrance et dans un cas de purification, n’impose pas une autre répartition de la charge de la preuve (point 4.5.2). Sur le pourvoi incident, la nouveauté de l’escitalopram est confirmée : une substance est nouvelle si elle n’était pas disponible auparavant (point 5.2.2). Le juge n’est pas tenu d’appliquer l’approche problème-solution (point 5.4.2). L’escitalopram est un produit distinct du citalopram au sens du règlement n° 469/2009 (point 5.5.2), mais la cour d’appel devait statuer sur la demande en nullité du CCP dès lors qu’elle annulait les revendications 1 à 5 (point 5.6). Les griefs ajoutés par la titulaire après l’expiration du délai de pourvoi sont écartés (points 6.2 et 6.3).

Points clés pour la pratique

• La nouveauté d’un énantiomère dépend de sa disponibilité antérieure : l’énantiomère qui n’était pas disponible à l’état pur est nouveau, même si le racémate était connu (point 5.2.2).
• Une substance prévisible reste inventive si aucun procédé connu ne permettait de l’obtenir et si le procédé revendiqué y parvient de manière inventive (point 4.3).
• Enseignement pratique : le génériqueur qui attaque un brevet d’énantiomère doit établir, par des preuves précises, qu’une voie d’obtention était connue à la date de priorité ; en cassation, les griefs conditionnels doivent figurer d’emblée dans l’acte, les griefs tardifs étant écartés (points 4.5.2 et 6.2).

Textes appliqués

Convention sur le brevet européen

art. 54 ; art. 56

Règlement (CE) n° 469/2009 (CCP)

art. 1er, 3 et 15

Droit national

art. 4 et 6 ROW 1995 ; art. 150, 407, 410, 426a et 427 Rv

Jurisprudence citée

OEB, T 296/87 ; OEB, T 595/90 ; BGH, 10 septembre 2009, Xa ZR 130/07 ; House of Lords, [2009] UKHL 12 ; CJCE, 4 mai 2006, C-431/04 (MIT) ; CJCE, 17 avril 2007, C-202/05 (Yissum)

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (rechtspraak.nl, texte néerlandais), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.