Human Genome Sciences v Eli Lilly (UKSC, [2011] UKSC 51, 2011)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

La Cour suprême du Royaume-Uni juge que le brevet de Human Genome Sciences portant sur la séquence codant pour une nouvelle protéine, la Neutrokine-α, est susceptible d’application industrielle au sens de l’article 57 CBE, alors que la High Court et la Court of Appeal l’avaient annulé. Il suffit, à la lumière des connaissances générales, que le brevet rende plausible une utilité de la protéine, ici déduite de son appartenance à la superfamille des ligands du TNF, dont tous les membres connus partageaient des activités communes. La Cour aligne expressément le droit anglais sur la jurisprudence constante des chambres de recours de l’OEB.

Faits et procédure

Le brevet européen (UK) 0 939 804, déposé le 25 octobre 1996 et délivré le 17 août 2005, divulgue la Neutrokine-α, sa séquence et sa distribution tissulaire, sans donnée expérimentale (§§ 3, 4 et 8). Sur opposition d’Eli Lilly, la division d’opposition l’a révoqué en juin 2008, mais la chambre de recours technique a accueilli le recours le 21 octobre 2009 (T 18/09) (§§ 29 et 30). Parallèlement, Kitchin J l’a annulé le 31 juillet 2008 pour défaut d’application industrielle et insuffisance de description, et la Court of Appeal a rejeté l’appel le 9 février 2010 (§§ 31, 32 et 132).

Le droit applicable

Les articles 52 et 57 CBE, transposés aux articles 1(1)(c) et 4 du Patents Act 1977, exigent que l’invention soit susceptible d’application industrielle (§§ 28 et 142). L’article 5 de la directive 98/44 n’est d’aucun secours, faute de pouvoir modifier l’article 57 (§§ 35 et 36). Les juridictions nationales doivent normalement suivre la jurisprudence établie des chambres de recours ; seules des circonstances très inhabituelles justifient de s’écarter d’une approche constante (§§ 83 à 87).

Question posée

La divulgation d’une nouvelle protéine, de sa séquence et de son appartenance à une superfamille aux fonctions connues mais pléiotropes suffit-elle, sans donnée expérimentale, à satisfaire l’exigence d’application industrielle ?

Solution

Lord Neuberger résume en quinze points la jurisprudence des chambres de recours : une indication vague et spéculative ne suffit pas, mais l’absence de preuve expérimentale n’est pas fatale et une utilisation plausible ou une supposition éclairée peut suffire, des preuves postérieures pouvant la conforter sans en être la seule base (§ 107, citant notamment T 870/04, T 898/05 et T 1329/04). Kitchin J ne s’est pas conformé à cette approche (§ 106). La divulgation de l’existence et de la structure de la Neutrokine-α, de sa séquence et de son appartenance à la superfamille devait suffire (§ 109). Le caractère pléiotrope des membres de la superfamille n’y fait pas obstacle lorsque tous partagent des activités communes suffisantes (§§ 112 et 113). Les juridictions inférieures n’ont pas donné leur juste poids à la plausibilité, la Court of Appeal ayant jugé insuffisante une utilisation pourtant qualifiée de plausible (§ 122), ni aux fonctions de la protéine au niveau cellulaire (§ 124). Pour Lord Hope, le critère applicable est une question de droit : il suffit que la molécule ait été montrée de manière plausible comme utilisable (§§ 161 et 165). Le pourvoi incident de Lilly sur l’insuffisance est rejeté, la revendication 1 ne visant que la séquence (§§ 135 à 139), et l’affaire est renvoyée à la Court of Appeal pour les questions restant à juger (§ 140).

Points clés pour la pratique

• L’application industrielle d’une séquence peut résulter de son appartenance plausible à une famille de protéines dont tous les membres connus partagent une activité utile (§§ 107 et 109).
• La frontière entre plausibilité et spéculation reste délicate, mais l’approche des chambres de recours est jugée suffisamment claire (§ 123).
• Enseignement pratique : pour une séquence dépourvue de données expérimentales, la défense de la validité repose sur la démonstration, par les connaissances générales à la date de dépôt, des fonctions communes à la famille de rattachement.

Portée devant la JUB

La JUB appréciant la validité au regard de l’article 138, paragraphe 1, CBE, la lecture de l’article 57 retenue ici, alignée sur la jurisprudence des chambres de recours (§ 91), est transposable aux actions en nullité visant des brevets de séquences.

Textes appliqués

Convention sur le brevet européen

art. 52 ; art. 57 ; art. 83

Directive 98/44/CE

art. 5

Droit national

Patents Act 1977, articles 1(1)(c) et 4

Jurisprudence citée

T 870/04 (BDP1 Phosphatase/Max-Planck) ; T 1329/04 ; T 604/04 ; T 898/05 (ZymoGenetics) ; T 1452/06 ; T 1165/06 ; T 18/09 (Neutrokine/Human Genome Sciences) ; Generics (UK) v H Lundbeck [2009] UKHL 12 ; Conor Medsystems v Angiotech [2008] UKHL 49 ; Biogen v Medeva [1997] RPC 1

Décisions connexes

• Johns Hopkins University, GDF-9, OEB, 28 juin 2005, décision citée sur la plausibilité et les preuves postérieures (§§ 48 à 50 et 107).

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (National Archives, Find Case Law), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.