The Scripps Research Institute, disclaimers divulgués (OEB, G 2/10, 2011)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

La Grande Chambre de recours de l’OEB juge qu’une modification consistant à introduire dans une revendication un disclaimer excluant un objet divulgué dans la demande telle que déposée enfreint l’article 123(2) CBE si l’objet restant dans la revendication n’est pas divulgué, explicitement ou implicitement, directement et sans ambiguïté à l’homme du métier. Cette appréciation exige un examen technique des circonstances de l’espèce. La décision écarte l’application des critères de G 1/03 aux disclaimers divulgués et soumet ceux-ci au même test que les limitations positives, dans un souci d’unité de la notion de divulgation.

Faits et procédure

The Scripps Research Institute avait déposé la demande de brevet européen n° 98 920 015.9 relative à des molécules d’ADN catalytiques, rejetée le 2 février 2007 par la division d’examen au motif que les disclaimers introduits dans la revendication 1 n’avaient pas de base dans la demande et ne remplissaient pas les conditions de G 1/03 et G 2/03. Devant la chambre de recours technique 3.3.08, les requêtes subsidiaires II et III comportaient des disclaimers dont l’objet était divulgué comme mode de réalisation de l’invention. Par la décision T 1068/07 du 25 juin 2010, la chambre a demandé si un tel disclaimer enfreint l’article 123(2) CBE.

Le droit applicable

L’article 123(2) CBE interdit de modifier une demande ou un brevet de manière que son objet s’étende au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Selon G 3/89 et G 11/91, une modification n’est admise que dans les limites de ce que l’homme du métier déduit directement et sans ambiguïté, à l’aide de ses connaissances générales, de l’ensemble des documents tels que déposés (point 4.3).

Question posée

L’introduction dans une revendication d’un disclaimer excluant un objet divulgué dans la demande telle que déposée enfreint-elle l’article 123(2) CBE ?

Solution

La Grande Chambre comprend la question comme visant l’objet exclu et non un seul mode de réalisation, les disclaimers pouvant exclure des groupes entiers (points 2.1 à 2.3). Elle juge que G 1/03 ne concernait que les disclaimers dont ni le libellé ni l’objet exclu n’avaient de base dans la demande (points 3.1 à 3.9), lecture partagée par la Court of Appeal (Angleterre et pays de Galles) dans Napp v Ratiopharm et par le tribunal de La Haye (rechtbank Den Haag) dans Mundipharma v Sandoz (point 3.8). Le critère de G 3/89 et G 11/91 reste la norme applicable à toute modification (point 4.3) et G 1/03 n’a pas posé qu’un disclaimer d’objet divulgué serait toujours admissible (point 4.4.2).

Après la modification, l’homme du métier ne doit pas se voir présenter une information technique nouvelle (point 4.5.1). Le point de référence est l’objet restant dans la revendication, le disclaimer définissant ce qui n’est pas revendiqué (point 4.5.2). Aucune règle de logique n’établit que l’exclusion d’un mode de réalisation divulgue nécessairement le reste (point 4.5.3). L’examen porte sur la nature et l’étendue de la divulgation, de l’objet exclu et de leur relation avec l’objet restant, selon le même test que pour une limitation positive : il y a extension si le disclaimer isole un composé ou un groupe de composés non divulgué ou une généralisation intermédiaire (point 4.5.4). La circonstance que l’objet exclu était présenté comme faisant partie de l’invention est indifférente, le demandeur restant libre de limiter sa protection, à ses risques au regard des articles 83, 84 et 56 CBE (point 4.5.5). Cette approche préserve une notion uniforme de divulgation pour les articles 54, 76, 87 et 123 CBE, dans la ligne de G 2/98 (point 4.6).

Points clés pour la pratique

• Un disclaimer excluant un objet divulgué s’apprécie au regard de l’objet restant dans la revendication, et non du seul fait que l’objet exclu était divulgué (point 4.5.2).
• Les critères de G 1/03 ne gouvernent pas les disclaimers d’objet divulgué (points 3.9 et 4.7).
• Le test est le même que pour une limitation positive : un disclaimer qui isole un sous-groupe ou une généralisation intermédiaire non divulgués étend l’objet (point 4.5.4).
• Enseignement pratique : avant d’introduire un disclaimer, vérifier que l’ensemble restant figure comme tel dans la demande initiale, ce qui vaut aussi pour les demandes divisionnaires et la priorité (point 4.6).

Textes appliqués

Convention sur le brevet européen

art. 54(2) et (3), 56, 61(1)(b), 76(1), 83, 84, 87(1), 123(2) et (3)

Jurisprudence citée

G 3/89 ; G 11/91 ; G 1/93 ; G 2/98 ; G 1/03 ; G 2/03 ; G 1/05 ; G 1/06 ; G 1/07 ; T 4/80 ; T 313/86 ; T 170/87 ; T 448/93 ; T 615/95 ; T 323/97 ; T 451/99 ; T 507/99 ; T 1050/99 ; T 1102/00 ; T 1139/00 ; T 1107/06 ; T 1068/07 ; Napp Pharmaceutical Holdings Ltd v Ratiopharm GmbH [2009] EWCA Civ 252 ; Mundipharma Pharmaceuticals BV c. Sandoz BV, rechtbank Den Haag, 7 avril 2010, n° 340373/09-2029

Décisions connexes

• Même invention, G 2/98, Grande Chambre de recours de l’OEB, 31 mai 2001, citée pour le test de divulgation directe et sans ambiguïté et l’unité de la notion de divulgation.

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (epo.org, texte officiel en anglais), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.