Mitsui Chemicals v Borealis (OEB, G 1/23, 2025)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

La Grande Chambre de recours de l’OEB juge qu’un produit mis sur le marché avant la date de dépôt ne peut être exclu de l’état de la technique au sens de l’article 54(2) CBE au seul motif que sa composition ou sa structure interne ne pouvait être analysée et reproduite par l’homme du métier. Les informations techniques rendues publiques sur ce produit font également partie de l’état de la technique, indépendamment de cette possibilité. La décision abandonne la condition de reproductibilité tirée de l’avis G 1/92 et renvoie l’incidence des propriétés non reproductibles à l’appréciation de la nouveauté et de l’activité inventive.

Faits et procédure

Mitsui Chemicals, Inc. et Mitsui Chemicals ICT Materia, Inc. étaient titulaires du brevet EP 2 626 911 relatif à un matériau d’encapsulation pour cellules solaires. La division d’opposition ayant rejeté l’opposition de Borealis GmbH, celle-ci a formé un recours. L’état de la technique le plus proche était le produit commercial ENGAGE® 8400, un polymère complexe dont le procédé de fabrication n’était pas public et dont la reproduction exacte n’était pas aisée. Selon la titulaire, ce produit non reproductible n’appartenait pas à l’état de la technique au regard de G 1/92. Par la décision T 438/19 du 27 juin 2023, la chambre de recours technique 3.3.03 a posé trois questions.

Le droit applicable

L’article 54(2) CBE définit l’état de la technique comme tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ; cette notion commande aussi l’article 56 CBE. Selon l’avis G 1/92, la composition chimique d’un produit appartient à l’état de la technique lorsque le produit est accessible au public et peut être analysé et reproduit par l’homme du métier, sans qu’il faille une raison particulière de l’analyser (point 7).

Question posée

Un produit mis sur le marché avant la date de dépôt doit-il être exclu de l’état de la technique au seul motif que sa composition ou sa structure interne ne pouvait être analysée et reproduite sans difficulté excessive par l’homme du métier ?

Solution

La notion de produit mis sur le marché couvre les produits manufacturés et les matériaux naturels (point 30). La reproduction s’entend d’une reproduction physique, par une autre voie que l’achat du produit, à partir des seules connaissances générales (points 31, 38 et 39).

La première lecture de G 1/92, excluant le produit dans son ensemble, repose sur une fiction juridique contraire à l’expérience (point 48). Elle conduit à un résultat absurde : les connaissances générales ne pouvant excéder l’état de la technique, et tout matériau dépendant en dernier lieu de matières premières non reproductibles, aucun matériau ne ferait partie de l’état de la technique, qui deviendrait un ensemble vide (points 51, 60, 63 et 65). La seconde lecture, excluant seulement la composition, est également rejetée (point 70) ; les deux interprétations conduisent à un résultat manifestement absurde (point 72). La condition de reproductibilité est donc superflue : la composition chimique d’un produit fait partie de l’état de la technique lorsque le produit est accessible au public et peut être analysé par l’homme du métier (point 73). Toutes les propriétés analysables du produit en font partie, et un produit ultérieur n’est pas nouveau si toutes les caractéristiques revendiquées étaient divulguées par le produit antérieur (points 74 et 75). La question de l’analyse sans difficulté excessive est laissée ouverte (points 78 et 79).

La disparition ou la modification ultérieure du produit relève de la preuve et ne retire pas au produit sa qualité d’antériorité (points 84, 85 et 88). Pour la nouveauté, le produit ne peut être ignoré, comme dans le cas d’une antériorité fortuite (point 94) ; pour l’activité inventive, la portée de propriétés non reproductibles dépend des circonstances, un tel produit pouvant constituer l’état de la technique le plus proche (points 95 et 96). Les informations techniques publiques sur le produit font partie de l’état de la technique (point 98) et la troisième question est sans objet (point 100).

Points clés pour la pratique

• Un produit commercialisé avant la date de dépôt fait partie de l’état de la technique même si sa composition ne peut être reproduite (point 80).
• Toutes les propriétés analysables d’un tel produit sont opposables en nouveauté (points 74 et 75).
• L’incidence de propriétés non reproductibles sur l’activité inventive s’apprécie au cas par cas (points 95 et 96).
• Enseignement pratique : documenter sans tarder, par analyses datées et échantillons, les propriétés d’un produit concurrent commercialisé, sa disparition ultérieure ne posant qu’une question de preuve (points 84 à 86).

Textes appliqués

Convention sur le brevet européen

art. 54(2), 56, 83, 112(1), 117(1)(f)

Autres textes

Règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, art. 9 et 10

Jurisprudence citée

G 2/88 ; G 6/88 ; G 1/92 ; G 2/03 ; G 1/11 ; G 4/19 ; T 206/83 ; T 952/92 ; T 1553/06 ; T 23/11 ; T 1833/14 ; T 438/19

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (epo.org, texte officiel en anglais), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.