Fujifilm Kyowa Kirin Biologics v AbbVie Biotechnology (EWCA, [2017] EWCA Civ 1, 2017)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

La Court of Appeal confirme le refus de radier les demandes de Fujifilm Kyowa Kirin Biologics (FKB) tendant à faire déclarer que les schémas posologiques de son biosimilaire de l’adalimumab étaient anciens ou évidents à des dates de priorité données. Elle juge qu’aucun principe ne s’oppose à une telle déclaration de type Arrow : l’article 74 du Patents Act 1977 ne vise que les brevets délivrés, et la déclaration n’empiète pas sur la compétence de l’OEB. Son octroi reste une question de pouvoir discrétionnaire, la nullité devant demeurer la voie normale, mais il peut se justifier lorsque le titulaire soustrait son objet au contrôle du juge par le jeu des demandes divisionnaires.

Faits et procédure

AbbVie Biotechnology Limited (AbbVie Bermuda) est titulaire du brevet de base de l’adalimumab (Humira), prolongé par un CCP jusqu’au 15 octobre 2018, et de plus de 50 demandes européennes (§§ 27 à 29). FKB entend lancer un biosimilaire, FKB 327 (§ 32). Dans une première action, engagée le 29 octobre 2015, FKB a demandé la nullité de deux brevets de posologie et une déclaration Arrow ; AbbVie a désapprouvé le texte de ces brevets, entraînant leur révocation par l’OEB, et a retiré la désignation du Royaume-Uni d’une divisionnaire juste avant sa délivrance (§§ 33 à 42). Dans une seconde action, engagée le 9 mai 2016 contre AbbVie Bermuda et AbbVie Limited, FKB sollicite une déclaration relative à des posologies initiales renforcées et une injonction ; AbbVie a consenti à l’annulation du brevet britannique délivré le 2 novembre 2016 (§§ 46 à 49). Henry Carr J et Arnold J ont refusé de radier ces demandes (§ 1).

Le droit applicable

La règle 40.20 des Civil Procedure Rules permet de prononcer des déclarations même sans autre mesure (§ 58), sous réserve de leur utilité (§§ 59 et 60). L’article 74 du Patents Act 1977 limite les procédures dans lesquelles la validité d’un brevet peut être mise en cause et interdit toute action tendant seulement à une déclaration de validité ou d’invalidité (§§ 18 à 22).

Question posée

Le juge anglais peut-il déclarer qu’un produit ou une utilisation était ancien ou évident à une date donnée, en présence de demandes divisionnaires pendantes devant l’OEB et en l’absence de tout brevet délivré au Royaume-Uni ?

Solution

L’article 74 ne vise que les brevets délivrés : le droit interne ne connaît pas de validité d’une demande, et l’article ne s’applique pas à un brevet révoqué, dont la révocation opère ab initio (§§ 76 et 77). Une déclaration qui reprendrait les caractéristiques d’une revendication d’un brevet délivré constituerait une contestation déguisée de sa validité, exigeant une action en nullité (§§ 81 et 82) ; tel n’est pas le cas en l’espèce (§ 83). La déclaration emporte implicitement, entre les parties, l’invalidité d’un brevet hypothétique (§ 84), mais rien dans la CBE ni dans la loi n’y fait obstacle lorsqu’elle est réellement justifiée (§ 86) : elle n’affecte pas ce que l’OEB peut faire (§§ 87 à 89). Le recours légal exclusif ne concerne que les brevets délivrés (§ 92), mais son existence pèse sur le pouvoir discrétionnaire : il ne suffit pas de vouloir savoir si une demande aboutira, mais le juge peut intervenir lorsque le recours légal est neutralisé par la mise à l’abri de l’objet du contrôle national (§ 93). Elle écarte le risque d’afflux de demandes et toute atteinte au règlement 1215/2012, la déclaration ne valant qu’en droit britannique (§§ 95 à 97). Les faits allégués permettant de penser qu’AbbVie cherche à soustraire ses revendications au contrôle, la demande n’est pas vouée à l’échec (§ 100). La demande d’injonction et la mise en cause d’AbbVie Limited sont maintenues (§§ 107, 108 et 113 à 116), et les appels sont rejetés (§ 117).

Points clés pour la pratique

• Une déclaration Arrow n’est pas contraire en soi à l’article 74 du Patents Act 1977, sauf si elle constitue une attaque déguisée contre un brevet délivré (§ 98).
• La seule existence de demandes pendantes ne suffit pas à la justifier ; l’action en nullité reste la voie normale (§§ 98 et 99).
• Enseignement pratique : le comportement du titulaire (désapprobation du texte, retrait de désignation, divisionnaires successives) est au cœur de l’appréciation (§ 100) ; la déclaration doit viser les caractéristiques du produit du demandeur.

Textes appliqués

Convention sur le brevet européen

art. 76 ; règle 36

Règlement (UE) n° 1215/2012

art. 24, point 4

Droit national

Patents Act 1977, articles 69, 71, 72, 74, 77 et 78 ; Civil Procedure Rules, règle 40.20

Convention européenne des droits de l’homme

art. 6

Jurisprudence citée

Arrow Generics v Merck [2007] EWHC 1900 (Pat) ; Gillette Safety Razor v Anglo-American Trading (1913) 30 RPC 465 ; Traction Corporation v Bennett (1908) 27 RPC 819 ; Nokia v InterDigital [2006] EWCA Civ 1618 ; Fort Dodge v Akzo Nobel [1998] FSR 222 ; Messier-Dowty v Sabena [2001] 1 All ER 275 ; GAT v LuK (C-4/03)

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (National Archives, Find Case Law), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.