Actavis v Eli Lilly (UKSC, [2017] UKSC 48, 2017)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

La Cour suprême du Royaume-Uni juge que les produits d’Actavis, qui associent à la vitamine B12 l’acide libre ou d’autres sels du pemetrexed, contrefont directement le brevet d’Eli Lilly revendiquant l’utilisation du seul pemetrexed disodique, au Royaume-Uni comme en France, en Italie et en Espagne. Lord Neuberger distingue l’interprétation normale de la revendication de la question des variantes immatérielles, reformule les questions Improver et admet, dans des cas limités, le recours au dossier de délivrance.

Faits et procédure

Le brevet européen (UK) n° 1 313 508, de priorité du 30 juin 2000, revendique sous forme suisse l’utilisation du pemetrexed disodique dans la fabrication d’un médicament à administrer avec la vitamine B12 (§§ 4, 12 et 21). Les produits d’Actavis contiennent du pemetrexed diacide, ditrométhamine ou dipotassique (§ 8). Arnold J a écarté toute contrefaçon directe ou indirecte dans les quatre États ; la Court of Appeal a retenu une contrefaçon indirecte mais non directe. Lilly a formé un pourvoi sur la contrefaçon directe, Actavis un pourvoi incident sur la contrefaçon indirecte (§ 9).

Le droit applicable

La contrefaçon directe relève de l’article 60(1) du Patents Act 1977, à lire, selon son article 130(7), conformément à la CBE : l’article 69 CBE et son protocole interprétatif, dont l’article 2 impose de tenir compte de tout élément équivalent (§§ 28 à 33). La Cour retrace les arrêts Catnic, Improver et Kirin-Amgen et les approches d’autres États contractants (§§ 35 à 52). La contrefaçon indirecte relève de l’article 60(2) du même texte (§ 104).

Question posée

Une revendication limitée en termes clairs au pemetrexed disodique s’étend-elle à d’autres formes du pemetrexed, et le dossier de délivrance, où la limitation résulte d’objections de l’examinateur, s’y oppose-t-il ?

Solution

La contrefaçon s’apprécie en deux temps : la variante relève-t-elle de la revendication selon une interprétation normale et, à défaut, contrefait-elle néanmoins parce qu’elle ne s’écarte de l’invention que de manière immatérielle (§ 54) ? La seconde n’est pas une question d’interprétation (§§ 55 et 56) ; selon la première, les produits d’Actavis ne sont pas couverts (§ 58). La Cour reformule les questions Improver (§ 66) : la variante obtient-elle substantiellement le même résultat de substantiellement la même manière que le concept inventif ; serait-il évident pour l’homme du métier, sachant que la variante obtient ce résultat, qu’elle le fait de la même manière ; le lecteur aurait-il conclu que le titulaire entendait faire du respect strict du sens littéral une exigence essentielle ? La deuxième question suppose désormais que la variante fonctionne (§§ 61 et 62) (§ 63 pour les développements postérieurs à la priorité). En l’espèce, les deux premières questions appellent une réponse positive (§§ 68 et 69), et la troisième une réponse négative : limiter la protection au sel disodique parce que seuls des essais sur ce sel figurent au brevet confondrait divulgation et étendue de la protection (§§ 70 à 75). Le dossier de délivrance ne peut être consulté que si le point est réellement obscur et que le dossier le résout sans ambiguïté, ou si l’ignorer serait contraire à l’intérêt public (§§ 87 et 88) ; ici, les objections de l’examinateur portaient sur la divulgation et l’extension de l’objet, sans incidence sur les équivalents (§§ 89 à 91). La solution vaut en France (moyens généraux), en Italie et en Espagne (§§ 92 à 102). Le pourvoi incident est rejeté : dissous dans une solution saline, le produit contient du pemetrexed disodique (§§ 105 à 113).

Points clés pour la pratique

• L’étendue de la protection se détermine en deux étapes distinctes, l’interprétation normale puis les équivalents (§ 54).
• La deuxième question reformulée tient pour acquis que la variante fonctionne, ce qui allège la charge du titulaire (§ 62).
• Enseignement pratique : une limitation de revendication concédée pour répondre à une objection de divulgation ou d’extension de l’objet ne prive pas, à elle seule, le titulaire du bénéfice des équivalents (§ 89).

Portée devant la JUB

La JUB appliquant l’article 69 CBE et son protocole interprétatif, la grille reformulée et l’analyse comparée des approches nationales (§§ 44 à 52) peuvent nourrir les débats sur les équivalents devant elle.

Textes appliqués

Convention sur le brevet européen

art. 69 ; art. 128 ; protocole interprétatif de l’article 69, art. 1er et 2

Droit national

Patents Act 1977, articles 60(1), 60(2) et 130(7)

Jurisprudence citée

Catnic Components v Hill & Smith [1982] RPC 183 ; Improver v Remington [1990] FSR 181 ; Kirin-Amgen v Hoechst Marion Roussel [2005] RPC 9 ; Wood v Capita Insurance Services [2017] 2 WLR 1095 ; BGH, X ZR 168/00 (Schneidmesser I) ; BGH, X ZR 29/15 ; OLG München, 6 U 3039/16 ; Hoge Raad, Ciba-Geigy v Oté Optics

Décisions connexes

• Pemetrexed, BGH, 14 juin 2016, décision allemande sur le même brevet, citée sur le dossier de délivrance (§§ 84 et 91).

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (site de la Cour suprême du Royaume-Uni, PDF du jugement), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.