Orange-Book-Standard (BGH, KZR 39/06, 2009)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

La Cour fédérale de justice admet que le défendeur poursuivi en cessation peut opposer au titulaire du brevet l’abus de position dominante tiré du refus d’une licence non discriminatoire (Rn. 22 à 28), sous deux conditions cumulatives : une offre de licence inconditionnelle, qui lie son auteur, et un comportement de licencié, par la reddition de comptes et le paiement ou la consignation des redevances (Rn. 29 à 36). Le pourvoi est rejeté faute de décompte et de consignation (Rn. 41). L’exception devient ainsi une défense au fond du procès en contrefaçon, réservée au contrefacteur qui se comporte déjà en licencié.

Faits et procédure

La demanderesse est titulaire du brevet européen 325 330, déposé le 17 janvier 1989 et expiré pendant l’instance, qui protège un support d’enregistrement optique inscriptible (Rn. 1 et 2). Les défendeurs 3 à 8, sociétés et dirigeants, fabriquent ou distribuent en Europe des CD-R et CD-RW (Rn. 4). Le LG Mannheim (7 O 35/02) a prononcé l’interdiction, la reddition de comptes, la destruction et la constatation du droit à réparation ; l’OLG Karlsruhe (6 U 174/02) a confirmé pour l’essentiel (Rn. 5). Selon l’OLG, tout fabricant de CD-R et CD-RW doit respecter les spécifications du « Orange Book » et utilise donc le brevet, dont la licence forme un marché propre dominé par la demanderesse ; aucune discrimination n’était cependant établie, faute de licenciés ne versant que les 3 % du prix net jugés appropriés par les défendeurs (Rn. 20).

Le droit applicable

La Cour statue au regard de l’art. 82 CE, du § 20 al. 1 GWB et du § 242 BGB, contre une demande en cessation fondée sur le § 139 al. 1 PatG (Rn. 19). Elle tranche une question laissée ouverte dans l’arrêt Standard-Spundfass, entre la thèse favorable à l’exception, fondée sur l’adage dolo petit et le § 242 BGB, et la thèse contraire, fondée notamment sur l’art. 31 de l’accord sur les ADPIC (Rn. 23 à 25).

Question posée

Le défendeur à une action en cessation peut-il opposer au titulaire du brevet un droit à licence tiré de l’interdiction de l’abus de position dominante et, dans l’affirmative, à quelles conditions ?

Solution

La Cour se rallie à la thèse favorable (Rn. 26). Lorsqu’une entreprise dominante refuse sans justification une offre de licence non discriminatoire, l’action en cessation est elle-même abusive, car elle ferme l’accès au marché que la licence devait ouvrir, et un tribunal ne peut ordonner un comportement interdit par le droit de la concurrence (Rn. 27). L’art. 31 de l’accord sur les ADPIC ne s’y oppose pas (Rn. 28).

Deux conditions s’imposent (Rn. 29). Le demandeur de licence doit avoir présenté une offre inconditionnelle et rester lié par elle (Rn. 30 et 31) ; une offre subordonnée à la constatation judiciaire de la contrefaçon ne suffit pas (Rn. 32). S’il exploite déjà l’invention, il doit se comporter comme si l’offre avait été acceptée : rendre régulièrement compte et payer les redevances, ou les consigner au sens du § 372 BGB en renonçant à la reprise (Rn. 33 et 36). Le montant est plafonné à celui d’un contrat licite, la preuve incombant au demandeur de licence (Rn. 37 et 38). Si la redevance réclamée lui paraît abusive, ou si le titulaire refuse de la chiffrer, l’offre peut en laisser la fixation au titulaire selon l’équité (§ 315 BGB), une somme suffisante étant consignée (Rn. 39 et 40).

En l’espèce, aucun décompte ni aucune consignation n’avaient été constatés, même à hauteur des redevances que les défendeurs jugeaient eux-mêmes dues ; l’exception échoue (Rn. 41). La réparation et la destruction sont maintenues (Rn. 42 à 45) et le pourvoi est rejeté.

Points clés pour la pratique

• L’exception de licence obligatoire tirée du droit de la concurrence se plaide dans le procès en contrefaçon, sans action séparée en octroi de licence (Rn. 27 et 28).
• Le défendeur peut contester d’abord la contrefaçon, mais son offre de licence ne peut dépendre de l’issue de ce débat (Rn. 32 et 35).
• L’offre peut laisser la fixation de la redevance au titulaire selon l’équité et dispenser ainsi de chiffrer soi-même un taux incertain (Rn. 39 et 40).
• Enseignement pratique : la défense se construit avant l’audience, par une offre écrite inconditionnelle, des décomptes réguliers et une consignation au moins égale au montant que le défendeur juge lui-même dû (Rn. 33, 36 et 41).

Textes appliqués

Traité instituant la Communauté européenne

art. 82 CE

Accord sur les ADPIC

art. 31

Droit national

§§ 9, 139 et 140a PatG ; § 20 al. 1 GWB ; §§ 229, 242, 293, 298, 315 et 372 BGB

Jurisprudence citée

BGH, BGHZ 160, 67 (Standard-Spundfass) ; BGH, 3 avril 2007, X ZR 36/04 ; BGH, 19 mai 2005, X ZR 188/01, GRUR 2005, 749 (Aufzeichnungsträger) ; BGH, BGHZ 148, 221 (SPIEGEL-CD-ROM) ; OLG Karlsruhe, InstGE 8, 14 ; OLG Düsseldorf, InstGE 2, 168 ; OLG Dresden, GRUR 2003, 601 ; LG Düsseldorf, WuW/E DE-R 2120

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (WIPO Lex, texte allemand), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.