Lizenz in Wertschöpfungskette (LG Mannheim, 2 O 34/19, 2020)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Le tribunal régional de Mannheim condamne un constructeur automobile à cesser la commercialisation de véhicules connectés en LTE et écarte son exception FRAND faute de volonté de prendre licence, le constructeur ayant constamment renvoyé le titulaire du SEP vers ses fournisseurs, pour le principe comme pour le prix (Rn. 150 et 160). Trois principes s’en dégagent : le titulaire choisit le niveau de la chaîne contre lequel il agit (Rn. 202) ; la redevance se mesure à la valeur de la technologie dans le produit final vendable (Rn. 171 à 173) ; une contre-offre calculée sur le prix des modules télématiques n’est pas FRAND (Rn. 168 et 169).

Faits et procédure

La demanderesse, membre d’un groupe de télécommunications, invoque un brevet européen déposé le 2 octobre 2007, relatif à l’ordonnancement de séquences racines (Zadoff-Chu) et déclaré essentiel à la norme LTE (Rn. 2, 4 et 15). La défenderesse fabrique des véhicules équipés de modules télématiques (TCU) achetés à des fournisseurs de rang 1, eux-mêmes approvisionnés par des fournisseurs de rangs 2 et 3 (Rn. 12 et 13). Après une première offre du 9 novembre 2016 (Rn. 20), elle a laissé ses fournisseurs négocier seuls de début 2017 à février 2019 (Rn. 21). L’offre du 27 février 2019 calculait une redevance par véhicule sur la valeur de la connectivité (Rn. 23) ; la contre-offre du 9 mai 2019 retenait le prix d’achat moyen d’une TCU (Rn. 24) ; celle du 10 juin 2020 confiait la fixation au titulaire sous contrôle du § 315 BGB (Rn. 25). Le pool Avanci, que la demanderesse a rejoint, propose 15 USD par véhicule LTE (Rn. 26).

Le droit applicable

La contrefaçon littérale est retenue (Rn. 49). La chambre applique l’art. 102 TFUE selon Huawei v ZTE et l’arrêt FRAND-Einwand du BGH (KZR 36/17) : le programme d’obligations suppose un utilisateur disposé à prendre licence (Rn. 145 à 149). La position dominante est laissée ouverte (Rn. 150).

Question posée

Le constructeur d’un produit final peut-il renvoyer le titulaire d’un SEP vers ses fournisseurs et calculer la redevance sur le prix d’un composant tout en se prévalant de l’exception FRAND ?

Solution

L’avertissement de contrefaçon était suffisant (Rn. 151 à 156). Il faut une déclaration claire et non équivoque de volonté de conclure une licence FRAND, suivie d’une participation ciblée aux négociations ; une déclaration conditionnelle ne suffit pas (Rn. 158 et 161). La défenderesse a désigné ses fournisseurs comme licenciés (Rn. 162 à 164) et voulu indexer la redevance sur leur prix de vente (Rn. 165 à 167).

La contre-offre du 9 mai 2019 n’est pas FRAND, car son assiette prive le titulaire de l’utilité de la technologie dans le véhicule (Rn. 168, 169 et 174 à 186), ce que confirme à titre d’indice le modèle Avanci, fondé sur le dernier stade de la chaîne de valeur (Rn. 187 à 196). Les offres renvoyant à une détermination par un tiers ou au § 315 BGB, assorties de réserves sur le niveau de licence, ne suffisent pas (Rn. 197 à 199). Le titulaire choisit le niveau contre lequel il agit, et aucune discrimination n’apparaît en l’absence de licences plus favorables consenties à des fournisseurs (Rn. 202 à 206).

L’exception dérivée des fournisseurs intervenants échoue, faute pour eux d’accepter une redevance fondée sur le produit final (Rn. 234 à 246) ; l’alternative « licence to all » ou « access to all » reste ouverte (Rn. 253). La chambre refuse de surseoir dans l’attente des actions en nullité (Rn. 256) et de saisir la CJUE, comme le suggérait le Bundeskartellamt, notamment en raison de la durée de vie restante du brevet (Rn. 291). Elle prononce l’interdiction, la reddition de comptes et la constatation du droit à réparation (dispositif).

Points clés pour la pratique

• Le renvoi systématique vers les fournisseurs, pour le principe comme pour le prix de la licence, caractérise en principe l’absence de volonté de prendre licence (Rn. 158 et 160).
• L’assiette de la redevance reflète l’utilité de la technologie dans le produit final vendable, et non la plus petite unité technique (Rn. 171 et 172).
• Une contre-offre en deçà du FRAND sert d’indice du défaut de volonté (Rn. 168).
• Enseignement pratique : le constructeur qui entend invoquer l’exception FRAND doit négocier lui-même et proposer un taux fondé sur la valeur au niveau du produit final (Rn. 160 à 169).

Textes appliqués

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

art. 102 ; art. 267

Convention sur le brevet européen

art. 64 ; art. 63

Droit national

§§ 9, 10, 139 et 140b PatG ; §§ 242 et 315 BGB ; §§ 148 et 890 ZPO

Jurisprudence citée

CJUE, 16 juillet 2015, C-170/13 (Huawei v ZTE) ; BGH, 5 mai 2020, KZR 36/17 (FRAND-Einwand) ; BGH, 6 mai 2009, KZR 39/06 (Orange-Book-Standard) ; BGH, 13 juillet 2004, KZR 40/02 (Standard-Spundfass) ; CJUE, 19 avril 2018, C-525/16 (MEO) ; OLG Karlsruhe, 30 octobre 2019, 6 U 183/16 ; OLG Düsseldorf, 30 mars 2017, I-15 U 66/15 ; High Court (Patents Court), [2017] EWHC 711 (Pat) (Unwired Planet v Huawei)

Décisions connexes

• OLG Karlsruhe, 6 U 130/20, 12 février 2021, décision d’appel suspendant l’exécution provisoire de l’interdiction.
• BGH, KZR 36/17, 5 mai 2020, arrêt de principe sur la volonté de prendre licence, suivi par la chambre.
• CJUE, Huawei v ZTE, 16 juillet 2015, cadre des obligations réciproques appliqué.
• LG Düsseldorf, 4c O 17/19, 26 novembre 2020, procédure parallèle dont la demande reconventionnelle d’un fournisseur ne justifie pas un sursis (Rn. 292).

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (WIPO Lex, texte allemand), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.