Microsoft v Motorola (9th Cir., n° 14-35393, 2015)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

La cour d’appel fédérale du neuvième circuit confirme la condamnation de Motorola à verser 14,52 millions USD à Microsoft pour violation de ses engagements RAND envers l’ITU et l’IEEE (p. 2, 15, 16 et 64). Le jury pouvait retenir que les actions en interdiction engagées par Motorola sur des brevets essentiels méconnaissaient l’obligation de bonne foi attachée à ces engagements, et les frais exposés pour s’en défendre sont réparables comme dommages contractuels (p. 43 et 54).

L’arrêt traite l’engagement RAND comme un contrat dont le contrefacteur est tiers bénéficiaire, et valide une méthode judiciaire de fixation du taux RAND fondée sur une négociation hypothétique adaptée.

Faits et procédure

Motorola détenait des portefeuilles essentiels aux normes H.264 (ITU) et 802.11 (IEEE), couverts par des engagements RAND (p. 10 et 11). En octobre 2010, elle a offert à Microsoft une licence à 2,25 % du prix du produit final, Xbox ou ordinateur sous Windows, offre ouverte vingt jours (p. 11 et 12). Microsoft a agi pour violation de ces engagements ; Motorola a demandé des interdictions dans le Wisconsin, devant l’ITC et en Allemagne, ce qui a conduit Microsoft à déplacer son centre européen de distribution aux Pays-Bas (p. 12 et 13). Une injonction anti-suit visant l’exécution d’une interdiction allemande a été confirmée en 2012 (p. 13). Après un procès sans jury, le juge Robart a fixé le taux RAND à 0,555 cent par unité pour H.264 et à 3,71 cents pour 802.11 (p. 15). Le jury a alloué 11,49 millions USD de frais de déménagement et 3,03 millions USD de frais d’avocat et de procédure (p. 15 et 16).

Le droit applicable

Le litige relève du droit des contrats de l’État de Washington : l’engagement RAND est un contrat entre le titulaire et l’organisme de normalisation, que l’utilisateur de la norme peut invoquer comme tiers bénéficiaire, et il emporte une obligation implicite de bonne foi et de loyauté (p. 7 et 14). L’action est contractuelle et ne relève pas du droit des brevets, ce qui fonde la compétence du neuvième circuit (p. 17 à 23).

Question posée

Le juge pouvait-il fixer lui-même le taux RAND avant le procès devant jury, la recherche d’interdictions pouvait-elle caractériser une violation de l’engagement RAND, et les frais de défense contre ces actions sont-ils réparables ?

Solution

Motorola ayant consenti à un procès sans jury sur le taux RAND, elle ne peut le contester (p. 24 à 28). Sur le fond, la méthodologie du Federal Circuit en matière de dommages ne s’impose pas dans une action contractuelle, mais peut guider l’évaluation (p. 29). Le juge pouvait reconstituer une négociation hypothétique entre titulaire et utilisateur et adapter les facteurs Georgia-Pacific, qui ne sont pas un talisman, y compris la date de la négociation (p. 29 à 34). Il pouvait tenir les taux du pool MPEG LA pour un indicateur fiable, multiplier les taux des pools par trois pour tenir compte des avantages propres aux pools, et écarter les licences antérieures de Motorola, conclues pour mettre fin à des litiges ou portant sur des portefeuilles plus larges (p. 35 à 38).

Le jury avait été averti que demander une interdiction ne viole pas en soi l’engagement RAND (p. 40). Il pouvait déduire la mauvaise foi des taux réclamés, très supérieurs au taux RAND, du calendrier des actions, engagées dès l’expiration du délai de vingt jours et après l’action de Microsoft, de l’absence de préjudice irréparable chez un titulaire qui aurait été entièrement rémunéré au taux RAND, et du maintien des actions malgré l’enquête de la FTC (p. 41 à 43). Un engagement RAND n’exclut pas toujours l’action en interdiction, par exemple contre un contrefacteur qui refuse une offre RAND (p. 47, note 19).

La doctrine Noerr-Pennington ne protège pas la violation d’un engagement contractuel de ne pas agir (p. 44 à 47). Les frais engagés dans les actions en interdiction sont des dommages consécutifs, assimilables à des mesures de limitation du préjudice, et leur indemnisation sert l’objectif d’adoption de la norme (p. 48 à 54).

Points clés pour la pratique

• L’utilisateur d’une norme peut agir en exécution de l’engagement RAND comme tiers bénéficiaire, devant le juge du contrat (p. 7 et 14).
• Les licences conclues sous la menace d’un litige ou dans un ensemble plus large peuvent être écartées comme comparables (p. 36 à 38).
• Le titulaire qui agit en interdiction juste après une offre très supérieure au taux RAND s’expose à la qualification de mauvaise foi (p. 41 et 42).
• Enseignement pratique : outre le rejet de l’interdiction, le titulaire s’expose à supporter les frais de défense de l’utilisateur et les coûts de réorganisation que ses actions ont provoqués (p. 15, 16 et 54).

Textes appliqués

Droit national

Droit des contrats de l’État de Washington (obligation de bonne foi et de loyauté) ; Wash. Rev. Code § 4.24.350 ; 28 U.S.C. §§ 1292(c)(1), 1295 et 1338(a) ; Patent Act, § 284 ; 15 U.S.C. § 45 ; Federal Rules of Civil Procedure 42(a), 50(a), 52(a)(1) et 54(b) ; Federal Rules of Evidence 401, 403, 408 et 801 ; Constitution des États-Unis, premier et septième amendements

Autres textes

Politique commune de brevets ITU-T/ITU-R/ISO/IEC ; engagements RAND envers l’IEEE

Jurisprudence citée

Microsoft v Motorola, 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012) ; Ericsson v D-Link, 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014) ; Apple v Motorola, 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014) ; Georgia-Pacific v U.S. Plywood, 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970) ; Christianson v Colt Industries, 486 U.S. 800 (1988) ; Bonzel v Pfizer, 439 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2006) ; Apple v Motorola Mobility, 886 F. Supp. 2d 1061 (W.D. Wis. 2012) ; Realtek v LSI, 946 F. Supp. 2d 998 (N.D. Cal. 2013) ; Noerr, 365 U.S. 127 (1961) ; Pennington, 381 U.S. 657 (1965) ; Dutrisac v Caterpillar, 749 F.2d 1270 (9th Cir. 1983) ; Gruver v Midas, 925 F.2d 280 (9th Cir. 1991) ; Olympic S.S. Co. v Centennial Ins. Co., 811 P.2d 673 (Wash. 1991)

Décisions connexes

• Ericsson v D-Link, Federal Circuit, 4 décembre 2014, arrêt suivi sur l’adaptation des facteurs Georgia-Pacific au contexte RAND (p. 31 et 38).

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (site de la cour d’appel du neuvième circuit, opinion publiée), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.