Ericsson v D-Link (Fed. Cir., 773 F.3d 1201, 2014)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

La cour d’appel du circuit fédéral annule l’indemnité d’environ 10 millions de dollars allouée par un jury à Ericsson pour la contrefaçon de brevets essentiels à la norme Wi-Fi 802.11(n), faute d’instructions adaptées à l’engagement RAND (partie II.B.2). Pour la première fois, elle juge que la redevance d’un brevet essentiel doit être rattachée à la valeur de l’invention, à l’exclusion de la valeur de la norme dans son ensemble et de la valeur que l’invention tire de sa normalisation. Elle refuse de consacrer une liste de facteurs propre aux brevets grevés d’un engagement RAND et exige que le jury soit instruit de l’engagement effectivement souscrit. L’arrêt reste une référence sur l’évaluation des SEP aux États-Unis et sur l’usage des licences comparables calculées sur le produit final.

Faits et procédure

Ericsson a assigné en septembre 2010 devant le tribunal fédéral du district est du Texas plusieurs fabricants de terminaux Wi-Fi, Intel intervenant comme fournisseur des puces, pour contrefaçon de neuf brevets présentés comme essentiels à la norme IEEE 802.11(n) (partie I.E). Ericsson s’était engagée envers l’IEEE, par lettres d’assurance, à concéder des licences à des conditions raisonnables et non discriminatoires, engagement qu’elle reconnaît contraignant (partie I.B). En juin 2013, le jury a retenu la contrefaçon de trois brevets et alloué environ 10 millions de dollars, soit près de 15 cents par appareil ; le juge a refusé les demandes de nouveau procès et retenu ce montant comme taux RAND pour l’avenir (partie I.E).

Le droit applicable

La redevance raisonnable de 35 U.S.C. § 284 mesure la valeur de ce qui a été pris, c’est-à-dire la seule valeur ajoutée par l’élément breveté (arrêt Garretson v. Clark). La cour distingue cette règle de fond de la règle probatoire dite de la valeur marchande totale (EMVR), qui vise à ne pas induire le jury en erreur en mettant en avant la valeur du produit complet (partie II.B.1). La liste de facteurs de l’arrêt Georgia-Pacific sert habituellement à instruire le jury sur la redevance (partie II.B.2.a).

Question posée

Comment le jury doit-il être instruit pour fixer la redevance due au titre de brevets essentiels grevés d’un engagement RAND, et des licences calculées sur la valeur du produit final peuvent elles lui être présentées ?

Solution

Les licences calculées sur le produit final sont admissibles lorsque l’expert explique la nécessité de les réduire à la valeur de la technologie en cause ; l’imperfection d’une licence comparable relève de la force probante, et une instruction de mise en garde doit être donnée si le défendeur la demande (partie II.B.1). En revanche, le juge a commis une erreur en soumettant au jury les quinze facteurs Georgia-Pacific, dont plusieurs (4, 5, 8, 9 et 10) sont sans pertinence ou trompeurs pour un brevet grevé d’un engagement RAND, au lieu d’exposer l’engagement effectivement pris (partie II.B.2.a). La redevance doit être répartie à deux titres : entre l’élément breveté et les autres éléments de la norme, et entre la valeur de l’invention et la valeur ajoutée par sa normalisation (partie II.B.2.b). Le jury n’a pas à être instruit sur le hold up ou l’accumulation des redevances sans preuve concrète de ces phénomènes, absente en l’espèce (partie II.B.2.c). Ces erreurs, prises ensemble, justifient l’annulation des dommages-intérêts et de la redevance future, avec renvoi. La contrefaçon de deux brevets est confirmée, celle du troisième infirmée, et l’exception de licence de Dell écartée (parties II.A, II.C et III). Le juge Taranto est dissident sur l’interprétation de l’un des brevets.

Points clés pour la pratique

• La redevance d’un SEP doit refléter la contribution technique de l’invention, non la valeur que lui confère son adoption dans la norme (partie II.B.2.b).
• Il n’existe pas de liste de facteurs Georgia-Pacific modifiée applicable à tous les brevets grevés d’un engagement RAND : les instructions dépendent du dossier (partie II.B.2.a).
• Le hold up et l’accumulation des redevances doivent être prouvés pour justifier une instruction particulière (partie II.B.2.c).
• Enseignement pratique : le défendeur qui entend invoquer l’engagement RAND devant un jury doit produire la preuve concrète des pratiques et des redevances qu’il allègue, et solliciter les instructions de mise en garde utiles (parties II.B.1 et II.B.2.c).

Textes appliqués

Droit national

35 U.S.C. §§ 271(a), 281 et 284 ; 28 U.S.C. § 1295(a)(1) ; Federal Rules of Evidence, r. 403 ; Federal Rules of Civil Procedure, r. 56(a) et 61

Engagement de licence

Lettres d’assurance RAND d’Ericsson à l’IEEE (norme 802.11(n))

Jurisprudence citée

Garretson v. Clark, 111 U.S. 120 (1884) ; Dowagiac v. Minnesota Moline Plow, 235 U.S. 641 (1915) ; Georgia-Pacific v. U.S. Plywood, 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970) ; VirnetX v. Cisco, 767 F.3d 1308 (Fed. Cir. 2014) ; LaserDynamics v. Quanta, 694 F.3d 51 (Fed. Cir. 2012) ; Uniloc v. Microsoft, 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011) ; Apple v. Motorola, 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014) ; Microsoft v. Motorola (W.D. Wash. 2013) ; In re Innovatio IP Ventures (N.D. Ill. 2013) ; Realtek v. LSI (N.D. Cal. 2014) ; Phillips v. AWH, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (WIPO Lex, texte anglais converti, non officiel), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.