Trademark infringement action

L’action en contrefaçon de marque est l’action par laquelle le titulaire d’une trademark enregistrée fait sanctionner l’usage non autorisé, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires. Elle est régie par les articles L. 716-4 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et, pour la marque de l’Union européenne, par le règlement sur la marque de l’Union européenne.

Les atteintes sanctionnées

D’abord, la reproduction à l’identique pour des produits identiques, qui est interdite sans qu’il soit besoin de démontrer un risque de confusion. Ensuite, l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public. Enfin, l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque renommée, même pour des produits différents, lorsque cet usage tire indûment profit de la renommée ou lui porte préjudice. Les textes sont consultables sur Légifrance.

Les conditions procédurales de l’action en contrefaçon de marque

L’action civile est portée devant l’un des tribunaux judiciaires spécialement désignés, le tribunal judiciaire de Paris étant seul compétent pour les marques de l’Union européenne. Elle se prescrit par cinq ans. Le titulaire qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, est forclos à agir contre elle, sauf mauvaise foi du déposant. Le défendeur peut opposer la nullité de la marque, sa déchéance pour défaut d’usage sérieux pendant cinq ans ou l’épuisement du droit.

La preuve et les sanctions

The saisie-contrefaçon et la retenue en douane sont les instruments probatoires habituels. Le tribunal peut prononcer l’interdiction sous astreinte, le rappel et la destruction des produits, la publication du jugement et des dommages et intérêts. La contrefaçon de marque constitue en outre un délit pénal. En pratique, l’action en contrefaçon de marque s’accompagne souvent d’une demande fondée sur la unfair competition ou le parasitisme pour des faits distincts. Le cabinet intervient sur ces litiges, comme présenté sur la page avocat en propriété intellectuelle.