Extension of a patent application

L’extension de la demande de brevet désigne la modification par laquelle l’objet de la demande, ou du brevet délivré, s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. Elle est interdite. L’article 123, paragraphe 2, de la Convention sur le brevet européen et l’article L. 612-6 du Code de la propriété intellectuelle posent ce principe. L’extension de la demande de brevet constitue en outre un motif de nullité du titre délivré, prévu à l’article L. 613-25 du Code et à l’article 138 de la Convention.

Le critère de l’extension de la demande de brevet

Une modification est admissible si l’homme du métier peut déduire son objet directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, en tenant compte de ses connaissances générales. Ce critère, souvent désigné comme le standard de référence de la Grande Chambre de recours de l’OEB, s’applique aux ajouts, aux suppressions et aux généralisations intermédiaires. D’abord, l’ajout d’une caractéristique absente de la demande est prohibé. Ensuite, l’extraction d’une caractéristique isolée d’un exemple pour l’introduire dans une revendication n’est admise que si cette caractéristique n’est pas liée fonctionnellement aux autres. Enfin, la suppression d’une caractéristique présentée comme essentielle constitue une extension. Les décisions de la Grande Chambre sont accessibles sur le site de l’European Patent Office.

Les conséquences en contentieux

L’extension de l’objet est l’un des motifs de nullité les plus fréquemment invoqués devant le tribunal judiciaire de Paris et devant la juridiction unifiée du brevet. Le titulaire pris entre une extension de l’objet et une extension de la protection après délivrance peut se trouver dans une impasse, car la suppression de la caractéristique ajoutée élargirait la protection, ce qui est également interdit. La requête en limitation permet parfois de sortir de cette difficulté. Le texte du Code est consultable sur Légifrance.

Key points

En pratique, chaque modification apportée aux claims pendant l’examen doit être tracée et justifiée par un passage précis de la demande initiale. Cette discipline conditionne la résistance du brevet dans un futur litige. Le cabinet analyse ces questions en demande comme en défense, comme présenté sur la page action en nullité de brevet.