Saisie-contrefaçon française ou saisie devant la JUB : la matrice de choix

Devant une contrefaçon supposée, une entreprise dispose désormais de deux instruments probatoires en Europe : la saisie-contrefaçon française, sur requête, et la mesure de conservation des preuves devant la Juridiction unifiée du brevet. Ils ne se valent pas. Le choix se fait avant la première démarche, et il est difficilement réversible.

La réponse tient en une phrase : la saisie française reste l’outil le plus large et le plus sûr lorsque la preuve doit servir ailleurs qu’en Europe, lorsque le conseil en propriété industrielle habituel du requérant doit assister aux opérations, ou lorsque la France est le territoire principal de la contrefaçon ; la mesure devant la Juridiction unifiée du brevet (JUB), ou Unified Patent Court (UPC), s’impose lorsque la preuve doit alimenter directement une action portée devant cette juridiction. Le reste de cet article explique pourquoi, et ce qu’il faut préparer dans chaque cas.

Ce que la saisie française offre toujours

La saisie-contrefaçon demeure la mesure probatoire la plus étendue du contentieux européen des brevets. Elle est ordonnée sur requête, sans que l’adversaire en soit averti, et son effet de surprise est entier. Le commissaire de justice peut décrire, prélever, saisir, et son périmètre peut couvrir les documents comptables — c’est souvent la véritable raison de la mesure, bien plus que la constatation de la matérialité.

Deux caractéristiques la distinguent nettement de ce que propose la juridiction unifiée. La première est l’assistance du conseil en propriété industrielle habituel du requérant, qui connaît le brevet et sait ce qu’il faut chercher. La seconde est que la preuve recueillie en France peut être produite dans des procédures étrangères, ce qui en fait un point d’entrée pour des contentieux mondiaux.

Deux contraintes ont changé la conduite des opérations

La proportionnalité

Sous l’influence du droit de l’Union, le juge apprécie désormais la proportionnalité de la mesure et attend des indices raisonnables de contrefaçon. Le seuil reste bas, et cette exigence porte en pratique sur l’étendue des mesures autorisées bien plus que sur le principe de l’ordonnance. La conséquence opérationnelle est nette : c’est la rédaction de la requête, et non l’audience, qui détermine ce que le requérant pourra effectivement emporter.

Le séquestre et le secret des affaires

Depuis la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 et le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018, le saisi dispose d’un dispositif structuré de protection de ses secrets d’affaires. Les éléments appréhendés sont placés sous séquestre provisoire, et l’article R. 153-1, alinéa 2, du code de commerce ouvre un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour demander la modification ou la rétractation de l’ordonnance et s’opposer à la levée automatique du séquestre.

Ce point mérite une précision, car il est souvent mal rapporté : le délai court de la signification, non des opérations de saisie. La Cour de cassation a par ailleurs jugé, sur le fondement combiné des articles R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle et R. 153-1 du code de commerce, que le séquestre provisoire n’est pas facultatif.

Il en résulte que la phase du séquestre, longtemps traitée comme une formalité, décide en réalité de ce que le demandeur produira au procès. Une saisie parfaitement exécutée dont le séquestre est mal défendu ne vaut rien.

Ce que la mesure devant la JUB change

La juridiction unifiée dispose de ses propres instruments de conservation des preuves. Leur intérêt est évident lorsque l’action au fond sera portée devant elle : la preuve est recueillie dans le cadre procédural qui la jugera, et son admissibilité ne se discute pas.

Mais la logique diffère sur un point décisif. La procédure française est intégralement ex parte ; devant la juridiction unifiée, la discussion contradictoire est structurellement possible, et le juge peut y inviter. Le requérant conserve alors la faculté de retirer sa demande, mais l’effet de surprise est perdu. Cette différence n’est pas de degré : elle change la nature de l’outil.

S’ajoute une considération de forum. Les divisions n’ont pas la même familiarité avec une procédure aussi intrusive, et l’expérience française en la matière est ancienne. Porter une demande de conservation des preuves devant des juges rompus à cet exercice n’est pas une préférence de confort : c’est un paramètre du résultat.

Choisir : la matrice

Situation	Instrument	Motif déterminant
La preuve doit servir dans des procédures hors d’Europe	Saisie française	Portée de la preuve et sécurité de son usage à l’étranger
La France est le territoire principal de la contrefaçon	Saisie française	Compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris
L’assistance du conseil en propriété industrielle habituel est déterminante	Saisie française	Lecture technique du brevet pendant les opérations
L’effet de surprise est vital	Saisie française	Procédure intégralement sur requête
L’action au fond sera portée devant la JUB	Mesure devant la JUB	Continuité procédurale et admissibilité
La contrefaçon est répartie sur plusieurs États participants	Mesure devant la JUB	Portée territoriale de la mesure

Ces deux voies ne s’excluent pas. Une saisie française peut préparer une action devant la juridiction unifiée, et rien n’interdit de combiner les instruments lorsque la géographie de la contrefaçon le justifie. Ce qui est exclu, c’est de décider après coup.

Préparer — des deux côtés

Si vous envisagez d’agir. Réunissez les indices raisonnables de contrefaçon avant de rédiger la requête. Arrêtez le périmètre : lieux, catégories de documents, systèmes informatiques, personnes. Choisissez le commissaire de justice et l’expert. Calez le calendrier de l’action au fond, qui conditionne la validité de la saisie. Décidez du forum avant, pas après.

Si vous pouvez la subir. Identifiez à l’avance ce qui, chez vous, relève du secret des affaires et où cela se trouve. Désignez un interlocuteur unique pour le jour des opérations. Sachez que le délai d’un mois de l’article R. 153-1 du code de commerce est bref et qu’il ne se rattrape pas. L’impréparation du saisi est, en pratique, le premier facteur de succès du saisissant.

Points clés

• La saisie française reste plus large que la mesure devant la juridiction unifiée, et intégralement ex parte.
• La proportionnalité affecte l’étendue des mesures, non le principe de l’ordonnance : tout se joue à la requête.
• Le délai d’un mois de l’article R. 153-1, alinéa 2, du code de commerce court de la signification de la décision, non des opérations.
• Le séquestre décide de ce qui sera réellement produit au procès.
• Devant la juridiction unifiée, la discussion contradictoire est possible : l’effet de surprise n’est pas garanti.
• Le choix du forum probatoire est difficilement réversible et se décide avant la première démarche.

Questions fréquentes

Faut-il prouver la contrefaçon pour obtenir une saisie-contrefaçon ?

Non. Il faut justifier de son titre et de sa qualité à agir, et présenter des indices raisonnables de contrefaçon. L’exigence de proportionnalité pèse sur l’étendue des mesures autorisées, non sur l’octroi de l’ordonnance.

Que se passe-t-il si l’action au fond n’est pas engagée à temps ?

La saisie est annulée et la preuve recueillie est perdue. Le délai se calcule le jour des opérations et ne se négocie pas.

Le saisi peut-il empêcher la communication de ses secrets d’affaires ?

Il peut demander le maintien du séquestre et la modification ou la rétractation de l’ordonnance, dans le délai d’un mois de l’article R. 153-1, alinéa 2, du code de commerce, à compter de la signification de la décision.

Une saisie française permet-elle d’agir ensuite devant la JUB ?

Rien ne l’interdit, et cette articulation se prépare dès la requête. Elle suppose d’avoir arrêté, en amont, le forum de l’action au fond.

Anticiper plutôt que réagir

Le forum probatoire, le périmètre de la mission et le calendrier de l’action au fond forment un ensemble : ils se décident ensemble, avant la première démarche formelle. Dhenne Avocats prépare et conduit ces mesures en demande, et les conteste en défense, devant le tribunal judiciaire de Paris comme devant la Juridiction unifiée du brevet. Nous en parler.

Cet article constitue une adaptation originale et substantiellement mise à jour d’une analyse de Matthieu Dhenne initialement publiée sur Kluwer Patent Blog.