Saisie-contrefaçon attorney: patent evidence in France

• Drafting the ex parte application and defining the scope of the mission entrusted to the commissaire de justice.
• La désignation et le briefing de l’expert indépendant qui accompagne l’opération.
• L’assistance le jour de l’exécution et le traitement des incidents.
• Sequestration and the debate on the seized party's trade secrets .
• L’action au fond dans le délai imparti, sous peine de nullité de la saisie.
• En défense, la rétractation de l’ordonnance, la contestation des opérations et la mainlevée du séquestre.

Le juge peut autoriser la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, ou la saisie réelle des produits et des procédés argués de contrefaçon. La mission peut s’étendre aux documents techniques et comptables : plans, cahiers de laboratoire, factures, bons de commande, listes de clients et de fournisseurs. C’est souvent là que se joue l’étendue du préjudice, plus encore que la matérialité de l’atteinte.

La mesure est ordonnée sur requête, sans que l’adversaire en soit averti. Le requérant doit justifier de sa qualité à agir et produire son titre. La rédaction de la requête commande tout le reste : c’est elle qui fixe le périmètre de la mission, les lieux visés, les catégories de documents recherchés et les pouvoirs du commissaire de justice. Une mission trop large expose à la rétractation. Une mission trop étroite laisse la preuve sur place.

Les opérations sont conduites par un commissaire de justice, assisté le cas échéant d’un expert indépendant du requérant, et parfois de la force publique. Le conseil du requérant n’assiste pas aux opérations. La préparation du commissaire et de l’expert (ce qu’ils doivent chercher, comment le décrire, ce qu’ils ne doivent pas faire) détermine la valeur de ce qui sera rapporté.

Le saisi peut demander que les éléments appréhendés soient placés sous séquestre, le temps qu’il soit statué sur leur communication. Le juge arbitre alors entre le droit à la preuve du requérant et la protection du trade secrets du saisi. Cette phase, souvent négligée, décide en pratique de ce que le demandeur pourra réellement produire au procès.

La saisie doit être suivie d’une action au fond dans un délai bref, faute de quoi elle est annulée de plein droit et la preuve recueillie est perdue. Ce délai court à compter des opérations. Il ne se prolonge pas et ne se négocie pas : il se calcule le jour de la saisie et se tient.

La saisie-contrefaçon est autorisée sur requête, hors la présence du futur saisi. Cette dérogation au contradictoire a une contrepartie : le requérant doit à la juridiction un exposé loyal et complet des faits, y compris de ceux qui lui sont défavorables. Une procédure d’opposition en cours, une décision étrangère, une limitation de revendications passées sous silence sont autant de causes de rétractation.

Le second point de fragilité est le périmètre de la mission. Trop large, elle expose la mesure au grief de disproportion. Trop étroite, elle laisse la preuve sur place. Nous rédigeons la mission à partir de la revendication invoquée et du produit visé, et non à partir d’une formule type.

Le saisi n’est pas démuni. La rétractation de l’ordonnance peut être demandée au juge qui l’a rendue, notamment pour défaut de loyauté, insuffisance de la présentation du titre ou disproportion de la mission. La nullité des opérations peut être invoquée pour dépassement de mission ou irrégularité de l’exécution. La sanction du défaut d’action au fond dans le délai prévu par l’article R. 615-6 of the code de la propriété intellectuelle est la nullité de la saisie.

Le séquestre est l’autre terrain. Les pièces couvertes par le secret des affaires ne sont restituées au saisissant qu’après un débat contradictoire, dans le cadre des articles L. 153-1 et suivants du code de commerce. Ce débat se prépare : il s’agit d’identifier pièce par pièce ce qui relève du secret et ce qui est nécessaire à la solution du litige.

La saisie n’est pas un acquis pour celui qui l’obtient. Le saisi dispose du référé-rétractation, de la demande de mainlevée, de la contestation du procès-verbal et de la protection de ses secrets d’affaires. Les irrégularités les plus fréquentes tiennent au dépassement de la mission, à l’insuffisance de la requête ou au défaut d’indépendance de l’expert.

Depuis l’entrée en vigueur du système unitaire, un même fait de contrefaçon peut donner lieu à une saisie-contrefaçon de droit français ou à une mesure de conservation des preuves fondée sur l’article 60 de l’accord relatif à une Unified Patent Court. Les deux voies n’ont ni la même portée territoriale, ni le même régime de communication des pièces, ni les mêmes conséquences sur la suite du litige.

Le choix se fait au cas par cas, en fonction du titre, de la localisation des preuves, de l’existence d’un opt-out et de la stratégie d’ensemble. Nous conduisons cet arbitrage avant la requête, jamais après.