Action for a declaration of non-infringement

L’action en déclaration de non-contrefaçon est l’action par laquelle une entreprise demande au tribunal de juger que son produit ou son procédé ne porte pas atteinte à un brevet déterminé. Elle permet de lever une incertitude avant un lancement industriel, sans attendre d’être assignée. L’action en déclaration de non-contrefaçon est prévue, en droit français, par l’article L. 615-9 du Code de la propriété intellectuelle, consultable sur Légifrance.

Les conditions de l’action en déclaration de non-contrefaçon

D’abord, le demandeur doit justifier d’une exploitation industrielle sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou de préparatifs effectifs et sérieux à cet effet. Ensuite, il doit inviter le titulaire du brevet à prendre parti sur l’opposabilité de son titre à l’exploitation envisagée, en lui communiquant une description complète de celle-ci. Enfin, si le titulaire ne répond pas dans un délai de trois mois ou si le demandeur n’accepte pas la réponse, il peut assigner devant le tribunal judiciaire de Paris. L’action ne préjuge pas de la validité du brevet et peut être combinée avec une révocation action.

L’intérêt stratégique

L’action en déclaration de non-contrefaçon offre au futur exploitant le choix du moment et du forum. Elle oblige le titulaire à se positionner et sécurise les investissements, les financements et les relations avec les distributeurs. Toutefois, elle révèle au titulaire les caractéristiques du produit et peut provoquer une action en contrefaçon en réponse. Elle doit donc être précédée d’une freedom-to-operate study approfondie.

Before the Unified Patent Court

L’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet donne compétence à la JUB pour les actions en déclaration de non-contrefaçon des brevets européens et unitaires. Ces actions sont portées devant la division centrale, sauf si une action en contrefaçon entre les mêmes parties et relative au même brevet est déjà pendante devant une division locale ou régionale. Une action en déclaration de non-contrefaçon engagée devant la division centrale peut être suspendue si le titulaire introduit une action en contrefaçon dans les trois mois. En pratique, le cabinet conseille les entreprises sur l’opportunité de cette action et la conduit devant les juridictions françaises et la JUB, comme présenté sur la page defence against an infringement allegation.

What to remember

An action for a declaration of non-infringement is the tool of a company that wants to launch without waiting to be sued. It requires actual working or serious preparations, then a prior request to the patentee that has gone unanswered or been answered unsatisfactorily. Used well, it frames the dispute on ground chosen by the manufacturer and removes the surprise effect of a later infringement action.

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This glossary entry is general in scope and does not constitute legal advice.

Dhenne Avocats litigates patent disputes before the Paris Judicial Court, the Paris Court of Appeal and the Unified Patent Court. Where the question arises in a real case, the useful moment is almost always before proceedings are issued.

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