Rejoignant la majorit\u00e9 des tribunaux europ\u00e9ens, le Tribunal Judiciaire de Paris a jug\u00e9 que le brevet d\u2019Eli Lilly, qui porte sur l\u2019administration combin\u00e9e de pemetrexed disodique et de vitamine B12, a \u00e9t\u00e9 contrefait par la commercialisation du pemetrexed diacide de Fresenius. Il a par ailleurs octroy\u00e9 un montant record de dommages-int\u00e9r\u00eats de 28 000 000 \u20ac : c\u2019est une premi\u00e8re en Europe.<\/i><\/b><\/p>\n
1. La \u00ab saga \u00bb pemetrexed est l\u2019une des plus suivies et des plus retentissantes qu\u2019ait connu le contentieux europ\u00e9en des brevets d\u2019invention ces derni\u00e8res ann\u00e9es. Apr\u00e8s plusieurs d\u00e9cisions, notamment derni\u00e8rement aux Pays-Bas (1) et en en Allemagne (2), c\u2019est au tour du Juge fran\u00e7ais de se prononcer dans un jugement qui fera date. Dans sa d\u00e9cision du 11 septembre 2020, le Tribunal Judiciaire de Paris (ci-apr\u00e8s \u00ab TJ de Paris \u00bb) a rejoint la position retenue dans la majorit\u00e9 des pays europ\u00e9ens, en jugeant que le brevet EP 1 313 508 (ci-apr\u00e8s \u00ab EP 508 \u00bb), qui porte sur l\u2019administration combin\u00e9e de pemetrexed disodique et de vitamine B 12 pour le traitement du cancer du poumon (vendu sous la marque Alimta\u00ae), \u00e9tait contrefait par la commercialisation du pemetrexed diacide par Fresenius Kabi. Le Tribunal a en outre octroy\u00e9 28 000 000 \u20ac de dommages et int\u00e9r\u00eats \u00e0 la demanderesse, un record en Europe, o\u00f9 c\u2019est \u00e0 notre connaissance la premi\u00e8re fois qu\u2019une telle somme est accord\u00e9e \u00e0 l\u2019issue d\u2019un contentieux de brevet d\u2019invention.<\/strong><\/p>\n 2. Le brevet EP 508 invoqu\u00e9 en l\u2019esp\u00e8ce porte sur l\u2019administration combin\u00e9e du m\u00e9dicament pemetrexed disodique avec de la vitamine B 12, et \u00e9ventuellement avec de l\u2019acide folique, pour traiter deux types de cancer du poumon. Sa revendication 1 est r\u00e9dig\u00e9e comme suit :<\/p>\n <\/p>\n \u00ab 1. Utilisation du pemetrexed disodique dans la fabrication d\u2019un m\u00e9dicament pour une utilisation dans une th\u00e9rapie en combinaison destin\u00e9e \u00e0 inhiber la croissance tumorale chez des mammif\u00e8res auxquels ledit m\u00e9dicament doit \u00eatre administr\u00e9 en combinaison avec la vitamine B12 ou un d\u00e9riv\u00e9 pharmaceutique de celle-ci, ledit d\u00e9riv\u00e9 pharmaceutique de la vitamine B12 \u00e9tant l\u2019hydroxocobalamine, la cyano-10-chlorocobalamine, le perchlorate d\u2019aquocobalamine, le perchlorate d\u2019aquo-10-chlorocobalamine, l\u2019azidocobalamine, la chlorocobalamine ou la cobalamine. \u00bb<\/i><\/p><\/blockquote>\n <\/p>\n Le pemetrexed disodique constitue un agent anti-canc\u00e9reux toxique ayant des effets secondaires importants. Conform\u00e9ment au brevet, la combinaison avec la vitamine B 12 diminue cette toxicit\u00e9, ladite vitamine r\u00e9duisant le niveau d\u2019acide m\u00e9thylmalonique sans alt\u00e9rer l\u2019efficacit\u00e9 du pemetrexed.<\/p>\n Fresenius a obtenu en 2016 une autorisation de mise sur le march\u00e9 pour un g\u00e9n\u00e9rique d\u2019Alimta\u00ae, le Pemetrexed Fresenius Kabi\u00ae, et depuis elle commercialise ce g\u00e9n\u00e9rique sur le territoire fran\u00e7ais. Le r\u00e9sum\u00e9 des caract\u00e9ristiques produit pr\u00e9voit un r\u00e9gime de pr\u00e9m\u00e9dication obligatoire selon lequel le m\u00e9dicament doit \u00eatre combin\u00e9 avec de la vitamine B 12, comme l\u2019indique \u00e9galement le brevet EP 508. Toutefois, le m\u00e9dicament de Fresenius inclut un pemetrexed diacide et non un disodique (les cations sodium sont remplac\u00e9s par des cations hydrog\u00e8ne).<\/p>\n 3. Ainsi, le TJ de Paris a \u00e9t\u00e9 conduit \u00e0 se prononcer sur la port\u00e9e du brevet, sur sa contrefa\u00e7on, sur sa validit\u00e9 ainsi que sur les dommages et int\u00e9r\u00eats.<\/p>\n Une fois n\u2019est pas coutume le Tribunal a rejet\u00e9 les arguments de nullit\u00e9 du brevet avanc\u00e9s par la d\u00e9fenderesse (extension de l\u2019objet au-del\u00e0 du contenu de la demande, insuffisance de la description, et d\u00e9faut d\u2019activit\u00e9 inventive) en dernier lieu, c\u2019est-\u00e0-dire apr\u00e8s avoir interpr\u00e9t\u00e9 le brevet et consid\u00e9r\u00e9 qu\u2019il \u00e9tait contrefait.<\/p>\n S\u2019agissant de la port\u00e9e du brevet, le Tribunal s\u2019est fond\u00e9 sur l\u2019article 69 CBE (les revendications doivent \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9es \u00e0 la lumi\u00e8re de la description et des dessins) et son protocole d\u2019interpr\u00e9tation. Il rel\u00e8ve ainsi qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce la description fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la classe g\u00e9n\u00e9rale des m\u00e9dicaments antifoliques, \u00e0 laquelle appartient le pemetrexed disodique, ce qui semble r\u00e9sulter du fait que la demande telle que d\u00e9pos\u00e9e revendiquait un antifolate, avant que sa port\u00e9e ne soit limit\u00e9e au pemetrexed disodium. Le Tribunal en conclut que la contribution technique de l\u2019invention r\u00e9side dans l\u2019utilisation combin\u00e9e d\u2019un m\u00e9dicament antifolique, et en particulier de l\u2019antifolique pemetrexed disodium avec la vitamine B12, la forme disodique du principe actif \u00e9tant quant \u00e0 elle sans importance. Ainsi, \u00ab l\u2019homme du m\u00e9tier sait que la partie active du principe actif du pemetrexed est l\u2019anion (qui est \u00e0 la fois \u00e0 l\u2019origine des effets th\u00e9rapeutiques et des effets secondaires ind\u00e9sirables), lequel combin\u00e9 \u00e0 la vitamine B12 (et \u00e9ventuellement \u00e0 un acide folique), et comprendra , sans s\u2019arr\u00eater \u00e0 la formulation litt\u00e9rale des revendications, que l\u2019invention r\u00e9side dans l\u2019administration combin\u00e9e du principe actif, quelle que soit sa forme, avec les autres substances revendiqu\u00e9es au brevet<\/i> \u00bb. Notons que pour arriver \u00e0 cette conclusion le Tribunal se r\u00e9f\u00e8re \u00e9galement au dossier d\u2019examen, qui constitue donc une source d\u2019interpr\u00e9tation suppl\u00e9mentaire (outre la description et les dessins).<\/p>\n S\u2019agissant de la contrefa\u00e7on du brevet, le Tribunal d\u00e9duit de sa lecture de la port\u00e9e du titre que le m\u00e9dicament commercialis\u00e9 par Fresenius contrefait directement EP 508, car tous les moyens essentiels de l\u2019invention y sont reproduits, peu important que la modification de forme, de mati\u00e8re ou de disposition, par l\u2019emploi d\u2019un sel distinct. En effet, le m\u00e9dicament g\u00e9n\u00e9rique de Fresenius est compos\u00e9 du m\u00eame ingr\u00e9dient actif, le pemetrexed, et son administration doit \u00eatre combin\u00e9e, comme le pr\u00e9voit le brevet EP 508, avec de la vitamine B12 et de l\u2019acide folique. Le remplacement de la forme disodique du pemetrexed par sa forme diacide est sans incidence, d\u00e8s lors que c\u2019est un antifolate combin\u00e9 \u00e0 la vitamine B 12.<\/p>\n 4. Cette interpr\u00e9tation de la port\u00e9e du brevet attire particuli\u00e8rement l\u2019attention.<\/p>\n Rappelons que selon protocole d\u2019interpr\u00e9tation de la CBE, auquel son article 69 se r\u00e9f\u00e8re, l\u2019interpr\u00e9tation des revendications doit \u00e9viter les \u00e9cueils que constituent une interpr\u00e9tation trop litt\u00e9rale et une interpr\u00e9tation trop extensive du brevet .<\/p>\n Il faut bien comprendre que tandis que l\u2019objet de l\u2019invention se limite au contenu du brevet, la notion d\u2019\u00e9tendue de la protection laisse, au contraire, une place \u00e0 l\u2019interpr\u00e9tation pr\u00e9torienne du brevet. On a ainsi identifi\u00e9 trois zones de protection : l\u2019objet direct de l\u2019invention (domaine strict et rejet des \u00e9quivalents) ; l\u2019objet de l\u2019invention (domaine m\u00e9dian avec \u00e9quivalents \u00e9vidents) ; l\u2019id\u00e9e inventive (domaine \u00e9tendu avec \u00e9quivalents non \u00e9vidents) (4). Ces trois zones r\u00e9sultent soit d\u2019une interpr\u00e9tation directe du brevet (objet direct de l\u2019invention et objet de l\u2019invention) soit d\u2019une interpr\u00e9tation d\u00e9riv\u00e9e du brevet (id\u00e9e inventive) (5). Les deux interpr\u00e9tations antagonistes \u00e9voqu\u00e9es par le protocole correspondent respectivement \u00e0 l\u2019objet direct de l\u2019invention (qui se limite strictement au contenu du brevet) et \u00e0 l\u2019id\u00e9e inventive (qui \u00e9tend la protection largement jusqu\u2019\u00e0 l\u2019id\u00e9e inventive). Autrement dit, une lecture strictement structurelle des revendications est oppos\u00e9e \u00e0 une lecture strictement fonctionnelle. Sachant que dans le second cas c\u2019est l\u2019id\u00e9e inventive \u2013 id\u00e9e de laquelle d\u00e9coule la structure de l\u2019invention \u2013 qui d\u00e9limite le p\u00e9rim\u00e8tre de la protection.<\/p>\n Ainsi, quand dans l\u2019affaire rapport\u00e9e le Tribunal estime que les deux formes de pemetrexed r\u00e9sultent d\u2019une id\u00e9e identique (utiliser un antifolique), il semble clairement opter pour une interpr\u00e9tation bas\u00e9e sur l\u2019id\u00e9e inventive. Cette position n\u2019est pas nouvelle dans le secteur pharmaceutique dans la jurisprudence fran\u00e7aise. En effet, dans une affaire rosuvastatine le Tribunal avait d\u00e9j\u00e0 r\u00e9cemment d\u00e9cid\u00e9 de se r\u00e9f\u00e9rer au contenu de la description pour exclure un sel donn\u00e9 du champ de la revendication et en d\u00e9duire qu\u2019il n\u2019y avait pas de contrefa\u00e7on (6). Le brevet invoqu\u00e9 visait alors un compos\u00e9 actif rosuvastatine sous la forme d\u2019un acide ou d\u2019un sel non toxique pharmaceutiquement acceptable de celui-ci et le Tribunal avait jug\u00e9 que la d\u00e9fenderesse ne commettait pas d\u2019acte de contrefa\u00e7on parce que le sel de zinc utilis\u00e9 par la d\u00e9fenderesse ne pouvait pas constituer un \u00ab sel non toxique pharmaceutiquement acceptable \u00bb tel que revendiqu\u00e9, \u00e0 la lumi\u00e8re de la description (qui ne visait que les sels dans lesquels le cation est un ion de m\u00e9tal alcalin, un ion de m\u00e9tal alcalino-terreux ou un ion ammonium).<\/p>\n Cette position n\u2019est pas sans susciter des difficult\u00e9s. Dans l\u2019affaire pemetrexed cela a profit\u00e9 au brevet\u00e9, mais la solution inverse peut aussi pr\u00e9valoir, comme dans l\u2019affaire rosuvastatine en 2018. En tout cas, si le raisonnement du Tribunal peut, comme en l\u2019esp\u00e8ce, se r\u00e9v\u00e9ler juste d\u2019un point de vue technique, d\u2019un point de vue juridique, on ne peut omettre que les r\u00e8gles du droit des brevets sont malmen\u00e9es et que la s\u00e9curit\u00e9 juridique qu\u2019elles visent \u00e0 instaurer l\u2019est donc avec elles. La port\u00e9e large de la revendication permet m\u00eame au Juge de se passer de la doctrine des \u00e9quivalents et de retenir une contrefa\u00e7on directe. Cela dit, \u00e0 y regarder de plus pr\u00e8s, il n\u2019en demeure pas moins que l\u2019interpr\u00e9tation de la port\u00e9e rel\u00e8ve de ladite doctrine, d\u00e8s lors qu\u2019il s\u2019agit de se fonder sur la fonction des moyens et non sur leurs structures. D\u2019ailleurs, le juge anglais a estim\u00e9, \u00e0 propos du m\u00eame m\u00e9dicament, qu\u2019en droit fran\u00e7ais il y avait effectivement une contrefa\u00e7on par \u00e9quivalent et non une contrefa\u00e7on directe (7). Quoiqu\u2019il en soit, l\u2019interpr\u00e9tation retenue dans le jugement rapport\u00e9, comme dans l\u2019affaire rosuvastatine, para\u00eet d\u2019autant plus lib\u00e9rale que le Juge n\u2019est pas contraint par la qualification de l\u2019\u00e9quivalence, qui exige que deux moyens ne soient \u00e9quivalents que s\u2019ils produisent les m\u00eames effets, qu\u2019ils sont employ\u00e9s de la m\u00eame mani\u00e8re et qu\u2019ils produisent une solution identique (8). Cette position a de quoi surprendre : en France, depuis la loi du 2 janvier 1968, les revendications fixent l\u2019objet de la protection et la description n\u2019est pas cens\u00e9e \u00eatre un r\u00e9servoir dans lequel le brevet\u00e9 \u2013 ou le demandeur \u00e0 la nullit\u00e9 \u2013 peut puiser pour d\u00e9limiter la protection (9). Or, il ne fait gu\u00e8re de doute que le raisonnement adopt\u00e9 en l\u2019esp\u00e8ce invite \u00e0 puiser dans la description, de telle sorte qu\u2019il pourrait \u00e0 l\u2019avenir soulever de s\u00e9rieuses difficult\u00e9s, notamment lors des \u00e9tudes de libert\u00e9 d\u2019exploitation.<\/p>\n 5. Last but not least<\/i>, le Tribunal a accord\u00e9 28.000.000 \u20ac de dommages-int\u00e9r\u00eats, montant qui est \u00e0 notre connaissance une premi\u00e8re en Europe.<\/p>\n Selon la pratique actuelle du Tribunal de Paris, dans ce type d’affaires, les d\u00e9fendeurs sont tenus de pr\u00e9senter leurs livres au demandeur, afin que le montant d\u00e9finitif des dommages et int\u00e9r\u00eats puisse \u00eatre calcul\u00e9. En attendant cette enqu\u00eate sur les dommages et int\u00e9r\u00eats, le Tribunal a ordonn\u00e9 aux d\u00e9fendeurs de verser une avance sur les dommages subis par chaque demandeur, qui s\u2019est en l\u2019esp\u00e8ce consistait dans une avance sur les redevances de 8 000 000 \u20ac.<\/p>\n Le distributeur fran\u00e7ais du m\u00e9dicament Alimta\u00ae, la soci\u00e9t\u00e9 Lilly France, a en outre obtenu une avance de dommages et int\u00e9r\u00eats de 20.000.000 \u20ac, pour concurrence d\u00e9loyale.<\/p>\n Enfin, concernant l’article 700, le jugement impose aux d\u00e9fendeurs de payer 350 000 \u20ac aux demandeurs.<\/p>\n 6. Tout compte fait, le jugement rendu dans l\u2019affaire pemetrexed, avec la technicit\u00e9 de l\u2019analyse du Tribunal et la somme de dommages et int\u00e9r\u00eats accord\u00e9e, confirme la tendance actuelle tendant \u00e0 faire de Paris une place incontournable du contentieux des brevets \u2013 notamment dans le secteur pharmaceutique (10) \u2013 en Europe. Un message fort au moment m\u00eame o\u00f9 commence les discussions sur le futur emplacement de la section \u00ab pharma \u00bb de la division centrale de la JUB, qui devait initialement se situer \u00e0 Londres. \u00ab France is back \u00bb ?<\/p>\n